Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 30 de Junio de 1992 - 131 DPR 21

Posadas de Puerto Rico Associates Incorporated, demandante y recurrida,

1. Marcas de Fábrica, Nombres Comerciales y Competencia Injusta--Marcas y Nombres Sujetos a Ser Apropiados--En General--Marca de Servicio.

   Una marca de servicio (service mark) es aquella que se utiliza en la venta o promoción de servicios para identificar los servicios que presta una persona o institución y los distingue de los servicios de otras.

2. Íd.--Íd.--Íd.--Íd.

   La marca de servicio identifica un servicio en que no está implicada la manufactura ni la venta de bienes, por lo que difiere de una marca de fábrica en que no identifica un objeto tangible.

3. Íd.--Íd.--Íd.--Naturaleza de las Marcas de Fábrica.

   Tanto las marcas de fábrica como las de servicio sirven el mismo propósito de identificar la fuente de los bienes o servicios, protegiendo la plusvalía (goodwill) del negocio y protegiendo a los consumidores desde el punto de vista que éstos pueden distinguir entre productos que compiten entre sí.

4. Íd.--Íd.--Ley de Marcas de Fábrica.

   La anterior Ley de Marcas de Fábrica de Puerto Rico, Ley Núm. 66 de 28 de julio de 1923, según enmendada, 10 L.P.R.A. sec. 191 et seq., no proveía las marcas de servicios ni les brindaba protección registral en el Departamento de Estado, aunque dichas marcas pueden ser protegidas al amparo de la doctrina sobre competencia desleal o ilícita que ha sido aceptada y aplicada por el Tribunal Supremo.

5. Íd.--Íd.--Íd.

   La Ley de Marcas de Fábrica de Puerto Rico, Ley Núm. 66 de 28 de julio de 1923 (10 L.P.R.A. sec. 191 et seq.), fue derogada por la Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991 (10 L.P.R.A. sec. 171 et seq.), la cual proveía para las marcas de servicio. Dicho estatuto entró en vigor el 14 de febrero de 1992.

6. Íd.--Íd.--Íd.

   La Sec. 3 de la Ley Federal Lanham, 15 U.S.C. sec. 1053, que regula las marcas de fábrica, establece que las marcas de servicio son inscribibles en el Departamento Federal de Patentes y Marcas de Fábrica en Washington D.C. y gozan de la misma protección de una marca de fábrica.

7. Íd.--Usurpación y Competencia Injusta--Acciones--Motivos o Fundamentos.

   La doctrina sobre competencia desleal tiene como fin que los tribunales otorguen un remedio a un comerciante afectado por los actos deshonestos, injustos o injustificables de otro, que trata de ofrecer al público los bienes o servicios del primer comerciante como si fueran los suyos.

8. Íd.--Íd.--Qué

   Constituye Competencia Ilegal o Injusta--Naturaleza de la Competencia Ilegal o Injusta.

   Constituye competencia injusta aquella conducta que intenta hacer pasar la mercancía o negocio de alguien como si fuera de otro. Esta definición protege al comerciante honesto y al público de ser engañados, a la vez que promueve la competencia justa.

9. Íd.--Íd.--Acciones--En General.

   Las acciones por infracción a marcas de fábrica son una rama derivada de la amplia gama de acciones fundamentadas en competencia desleal. En estas acciones están presentes, de ordinario, los actos necesarios constitutivos de competencia desleal.

10. Íd.--Íd.--Íd.--Íd.

    En Puerto Rico, la acción por violación de una marca de servicio debe ser analizada al amparo de la doctrina sobre competencia desleal o ilícita, utilizando el análisis contenido en las decisiones emitidas bajo la Ley de Marcas de Fábrica de Puerto Rico, 10 L.P.R.A.

    sec 191 et seq.

11. Estatutos, Costumbres y Equidad--Interpretación y Aplicación de la Ley-- Reglas Generales de Interpretación--Estatutos Adoptados del Extranjero...

    Como consecuencia del hecho de que la Ley de Marcas de Fábrica de Puerto Rico, 10 L.P.R.A. sec. 191 et seq., se deriva de la Ley Federal de Marcas, resulta de gran valor persuasivo la jurisprudencia interpretativa de la ley federal.

12. Marcas de Fábrica, Nombres Comerciales y Competencia Injusta--Marcas y Nombres Sujetos a Ser Apropiados--Derecho Exclusivo sobre Una Marca.

    Una persona o corporación tiene un derecho propietario sobre una marca de fábrica o de servicio cuando dicha marca es usada en conexión con su producto o servicio para indicar su origen y distinguirlo de otros.

13. Íd.--Íd.--Íd.

    El derecho propietario de una marca se obtiene por su uso y no por su inscripción. Este derecho, que permite el uso exclusivo de una marca, pertenece al primero que utilice la marca dentro de la jurisdicción que ofrece la protección jurídica.

14. Íd.--Usurpación y Competencia Injusta--Qué Constituye Competencia Ilegal o Injusta--Derecho a Protección.

    Las marcas de fábrica sólo reciben protección jurídica dentro de determinado mercado y jurisdicción, por lo que lo relevante es el uso de la marca o el símbolo en esa jurisdicción en particular.

15. Íd.--Marcas y Nombres Sujetos a Ser Apropiados--Derecho Exclusivo sobre Una Marca.

    El derecho propietario de una marca es limitado. El primer usuario de una marca no puede excluir el uso posterior de dicha marca por parte de otros usuarios en áreas en donde actualmente no hace negocios o donde no es probable que lo realice en un futuro. Tampoco puede reclamar este derecho si dejó de utilizar o abandonó la marca. No podrá, además, impedir el uso de una marca similar si esta última no crea una probabilidad de confusión al consumidor.

16. Íd.--Íd.--Íd.

    Las limitaciones al derecho propietario de una marca son manifestaciones de dos (2) principios de derecho marcario: (1) promover la competencia en el sentido de proteger a los consumidores de confusión y monopolio, y (2) el de proteger la reputación y la plusvalía (goodwill) que una marca haya obtenido.

17. Íd.--Usurpación y Competencia Injusta--Acciones--Evidencia Admisible.

    En una solicitud de injunction por infracción de marca de fábrica o servicio en Puerto Rico se demostrará que el nombre sobre el cual se desea la exclusividad para con determinado producto o servicio es protegible o sujeto a apropiación por el reclamante; que él fue el primero en utilizarlo en conexión con su producto o servicio en el foro; que existe probabilidad de confusión al consumidor entre su marca y la del demandado, y, al solicitarse un remedio en equidad, se demostrará que la probabilidad de confusión le causa daño irreparable para el cual no hay otro remedio adecuado en ley.

    18.

    Íd.--Íd.--Qué Constituye Competencia Ilegal o Injusta--Derecho a Protección.

    La determinación de si una palabra o frase es elegible para ser protegida bajo el derecho marcario depende de la categoría a que dicha palabra o frase pertenece. Para propósitos de análisis marcario, las marcas se dividen en cuatro (4) categorías, a saber: arbitrarias o imaginables, sugestivas, descriptivas y genéricas.

19. Íd.--Marcas y Nombres Sujetos a Ser Apropiados--En General--Clases de Marcas.

    La marca arbitraria o imaginable no guarda relación con las características del producto o servicio que identifica la marca. Las marcas imaginables son aquellas palabras que se inventan los comerciantes con el propósito de utilizarlas como marcas. El término arbitrario también se refiere a palabras comunes u ordinarias que no sugieren o describen los servicios implicados.

20. Marcas de Fábrica, Nombres Comerciales y Competencia Injusta--Íd.-- Íd.--Íd...

    Las marcas sugestivas son aquellas que sugieren mediante un esfuerzo de la imaginación del consumidor alguna característica del producto.

21. Íd.--Íd.--Íd.--Íd.

    Las marcas arbitrarias o imaginables y las sugestivas están sujetas a protección para el uso exclusivo del que las reclama.

    22.

    Íd.--Íd.--Íd.--Íd.

    Una marca descriptiva, la cual identifica características o cualidades de un producto o servicio, puede llegar a ser de uso exclusivo únicamente si dicha marca ha adquirido un significado secundario; o sea, que el consumidor asocia la marca con los bienes de un producto en particular.

23. Íd.--Íd.--Íd.--Íd.

    Un término genérico es uno que se refiere al género o clase dentro del cual un producto en particular es un espécimen. El término genérico es aquel que el público consumidor denomina o conoce como nombre común del género y no de un producto de una fuente particular.

24. Íd.--Íd.--Derecho Exclusivo sobre Una Marca.

    Una marca genérica, no importa el significado secundario que tenga, no puede ser utilizada exclusivamente por persona o institución alguna si se usa para identificar un producto o servicio de dicho género. La misma informa sobre la naturaleza o clase de artículo o servicio y, por lo tanto, no puede convertirse en servicio o marca. Una vez se determina que es genérico, ninguna cantidad de evidencia sobre el significado secundario puede servir para darle protección legal al término genérico.

25. Íd.--Íd.--En General--Naturaleza de las Marcas de Fábrica.

    El término genérico pertenece al dominio público y puede ser utilizado por cualquier persona para identificar el producto y servicio de ese género. Cualquier término, aunque sea arbitrario, puede convertirse en genérico a través de su uso.

26. Íd.--Íd.--Íd.--Íd.

    La determinación de si una marca se ha convertido en genérica se hace a base del significado primario que le da la mayoría de los consumidores a determinada marca de un producto o servicio.

27. Íd.--Íd.--Íd.--Íd.

    La categorización de una palabra o frase en derecho marcario se examina a base de la relación entre el producto o servicio y la marca en cuestión, y a base del mercado a quien va dirigido el producto. Una palabra puede ser genérica para determinado producto o servicio por determinar su género, mas puede ser descriptiva o arbitraria para otros. También, puede que una palabra sea genérica para determinado mercado, mas no para otros.

28. Estatutos, Costumbres y Equidad--Interpretación y Aplicación de la Ley-- Reglas Generales de Interpretación--Ayuda Extrínseca para su Interpretación--En...