Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 17 de Noviembre de 1964 - 91 D.P.R. 372

EmisorTribunal Supremo
DPR91 D.P.R. 372
Fecha de Resolución17 de Noviembre de 1964

91 D.P.R. 372 (1964) COOPERATIVA DE CAFETEROS V. COLÓN COLÓN

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

COOPERATIVA DE CAFETEROS DE PUERTO RICO, demandante y recurrente

vs.

F. COLÓN COLÓN, demandado y recurrido

Núm. R-62-92

91 D.P.R. 372

17 de noviembre de 1964

SENTENCIA de Cándido Ceballos, J. (Arecibo) declarando sin lugar una demanda de injunction y daños y perjuicios. Revocada, y en su lugar se declara la demanda con lugar, y se ordena la expedición de un auto de injunction permanente prohibiendo al demandado realizar ciertos actos, así como condenándolo al pago de honorarios de abogado en la suma de $1,000.

  1. MARCAS DE FÁBRICA, ETC--MARCAS Y NOMBRES SUJETOS A SER APROPIADOS--EN GENERAL--NATURALEZA DE LAS MARCAS DE FÁBRICA-- No es registrable el término Rico

    usado en una marca de café molido, por constituir un término descriptivo no registrable de acuerdo con las disposiciones de la Ley Sobre Marcas de Fábrica en vigor.

  2. ID.--ID.--DOCTRINA DE LA SIGNIFICACIÓN SECUNDARIA-- En esta jurisdicción rige la doctrina de la significación secundaria de un término descriptivo, que da base a que surja un nuevo derecho de propiedad sobre una marca de fábrica con derecho a ser protegida.

  3. PALABRAS Y FRASES-- Doctrina de la Significación Secundaria.-- En relación con marcas de fábrica, la doctrina de la significación secundaria de un término descriptivo--a los fines de darle protección a una marca de fábrica no registrable--presupone que una palabra o frase, que originalmente y en su sentido primario no es susceptible de ser apropiada con exclusividad con relación a un artículo en el mercado por ser geográfica o de otro modo descriptiva, puede, sin embargo, haber sido usada por tanto tiempo y con tal exclusividad por un productor con referencia al artículo, de manera que en el mercado del artículo, y en aquella parte del público que lo consume, la palabra o frase ha llegado a significar que el artículo es un producto; en otras palabras, ha llegado a ser para dicho productor su marca de fábrica.

  4. MARCAS DE FÁBRICA, ETC--MARCAS Y NOMBRES SUJETOS A SER APROPIADOS--DOCTRINA DE LA SIGNIFICACION SECUNDARIA-- La determinación de si una palabra o frase descriptiva usada como designación de un artículo en el mercado ha adquirido una significación secundaria, es una cuestión de hecho.

  5. ID.--USURPACIÓN Y COMPETENCIA INJUSTA--ACCIONES--PRESUNCIONES Y PESO DE LA PRUEBA-- En un pleito sobre infracción de una marca de fábrica, la evidencia debe considerarse en términos favorables al demandante, teniendo el demandado el peso de justificar el uso de la marca de fábrica y de demostrar que ha ejercido su derecho con razonable deferencia hacia los derechos del dueño de la marca.

  6. ID.--MARCAS Y NOMBRES SUJETOS A SER APROPIADOS--DOCTRINA DE LA SIGNIFICACIÓN SECUNDARIA--

    Distintas formas de establecer la significación secundaria de una palabra descriptiva--no registrable como una marca de fábrica--usada para identificar un producto en el mercado--lo que da lugar a que surja un derecho de propiedad protegible--se explican en la opinión.

  7. ID.--ID.--ID.-- La prueba, según es apreciada po este Tribunal y conforme se reseña en la opinión, es suficiente para concluir que en este caso se estableció plenamente que el conjunto de colores, diseño y las palabras Café Rico en la rotulación de la bolsa usada por la recurrente para vender su producto, han adquirido una significación secundaria en el mercado de café tostado y molido en Puerto Rico, lo que crea a su favor un derecho de propiedad protegible.

  8. APELACIÓN--REVISIÓN--CUESTIONES DE HECHO, VEREDICTOS Y CONCLUSIONES--APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS--CONCLUSIONES SOBRE LAS MISMAS--SOBRE PRUEBA DOCUMENTAL-- Aunque la apreciación de la prueba oral de un tribunal de instancia merece el mayor respeto y consideración de este Tribunal, en la apreciación de la prueba documental este Tribunal se halla en las mismas condiciones que el tribunal sentenciador. ( Central Igualdad, Inc. v. Srio.

    de Hacienda 83:45, seguido.)

  9. MARCAS DE FÁBRICA, ETC--USURPACIÓN Y COMPETENCIA INJUSTA--

    ACCIONES--PRESUNCIONES Y PESO DE LA PRUEBA-- En una acción de injunction para prohibir que un demandado infrinja una marca de fábrica, cualquier duda en cuanto a la efectividad del remedio solicitado debe resolverse en contra del demandado.

  10. ID.--ID.--QUE CONSTITUYE COMPETENCIA ILEGAL O INJUSTA-- DERECHO AL USO DEL NOMBRE-- La prueba, según es apreciada por este Tribunal y conforme se reseña en la opinión, es suficiente para concluir que en este caso el demandado se propuso continuar sus negocios a base de imitar lo más posible la marca y la rotulación de la bolsa de café usada por la demandante, con el fin de aumentar sus ventas mediante el indebido aprovechamiento de la plusvalía de la demandante, creándose una confusión en el público consumidor que da base para establecer un caso de competencia desleal.

  11. Injunction

    --ACCIONES DE Injunction--Estoppel PARA SOLICITARLO--INCURIA.-- La prueba, según se resume en la opinión, no justifica la conclusión del tribunal sentenciador a los efectos de que la recurrente no es acreedora a remedio alguno en equidad debido a su incuria al solicitarlo y a su conducta demostrativa de falta de conciencia limpia.

    Héctor González Blanes, abogado de la recurrente.

    Abelardo Román Font, abogado del recurrido.

    Sala integrada por el Juez Presidente Señor Negrón Fernández y los Jueces Asociados Señores Blanco Lugo y Ramírez Bages.

    OPINIÓN EMITIDA POR EL HON.

    JUEZ RAMÍREZ BAGES

    Las siguientes son las cuestiones que debemos considerar en este caso:

    (1) Si es o no es válida y efectiva la marca registrada "Café Rico". (2) De no serlo, si adquirió o no una significación secundaria que justifica que se proteja en contra de su infracción por el recurrido, F. Colón Colón, competidor de la recurrente, Cooperativa de Cafeteros de Puerto Rico, en la distribución y venta de café tostado y molido en el mercado del país. (3) Si la referida marca en efecto adquirió tal significación, debemos determinar si el rótulo que usa el recurrido en su bolsa de café es tan similar al que usa la recurrente en la suya que de hecho causa confusión en el mercado y al público consumidor o existe la posibilidad razonable de que la cause. (4) De haberse causado tal confusión, si la actuación del demandado constituye una competencia desleal en perjuicio de la recurrente que justifica su restricción y la concesión de los daños y perjuicios que la recurrente hubiere sufrido.

    La recurrente solicita que se restrinja al recurrido y a otros de continuar empacando y comerciando con las bolsas o envase que utilizan similares a los de la recurrente en su negocio de venta de café o de continuar vendiendo café en tales envases o bolsas por el hecho de que en éstos se ha insertado con particular despliegue y ostentación la palabra "Rico" utilizando un diseño y combinación de colores--rojo y negro--sustancialmente iguales a los correspondientes a la marca de fábrica y nombre comercial ( trade name)

    de la [P375] recurrente que ésta ha venido usando por años y la cual ha pasado a ser conocida del público consumidor e identificada con el producto que la recurrente produce, de manera que la presentación o exhibición de dichos envases o bolsas causa confusión en el mercado y al público consumidor en general por el obvio parecido con las bolsas en que vende su café la recurrente. Alega que en esta forma el recurrido se aprovecha y se enriquece injustamente del crédito y de la plusvalía de que goza el café de la recurrente, induciendo al público mediante una competencia desleal, a comprar su producto en la equivocada creencia de que el mismo es el producto de la demandante, así como perturbando y creando inconvenientes peligrosos para la recurrente en el desenvolvimiento de su negocio. Por último, alega la recurrente que con tal motivo ha sufrido daños ascendentes a $100,000, el pago de los cuales solicita.

    El recurrido negó específicamente los hechos esenciales de la referida demanda y como defensas especiales alegó, en síntesis, que el registro de la marca "Rico" era ilegal por ser éste de carácter descriptivo; que la combinación de colores rojo y negro no formaba ni podía formar parte de dicha marca por ser un elemento de mera función decorativa y ha sido usada por el recurrido con anterioridad a la recurrente y luego por toda la industria de torrefacción de café; que la expresión "Puro de Puerto Rico" que usa e invoca la recurrente como parte de su marca no fue incluida en el registro de la misma y la ha usado desde hace sólo poco tiempo y no puede apropiarse para uso exclusivo; que el uso por la recurrente de las marcas "Rico" para su café tostado y molido y "Puerto Rico" para su café crudo y la campaña de anuncios de la recurrente en publicaciones, radio, y televisión usando dichas marcas y diseño en un contexto que da ilegalmente a la marca "Rico" un sentido geográfico, da a entender falsa y maliciosamente al público consumidor que el café producido y empacado por la recurrente es el único café puro de Puerto [P376] Rico que hay en el mercado, lo cual es falso; y tiende así a monopolizar el uso de la palabra "Rico" y la industria de torrefacción de café puro de Puerto Rico en perjuicio y daño de los demás productores y en particular del recurrido; que como consecuencia de esto descendieron las ventas de café del recurrido durante los años 1957--1958 que ha venido realizando por 16 años en envases usando en éstos una combinación de colores, apariencia general y colorido del envase de que se queja la recurrente, además de la marca "Flor de Borinquen"; que para afrontar dicha competencia en 1958 modificó el recurrido la rotulación de su envase sólo para hacer resaltar la expresión "Café de Puerto Rico" haciendo resaltar en forma de fácil percepción que es el recurrido el productor de dicho café, y el sitio donde se produce; que luego de iniciada esta acción la recurrente ha hecho un cambio en la apariencia general de su...

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