Sentencia de Tribunal Apelativo de 25 de Junio de 2009, número de resolución KLAN20090462
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLAN20090462 |
| Tipo de recurso | Apelación |
| Fecha de Resolución | 25 de Junio de 2009 |
| BENSO CORPORATION H/N/C GENERAL CANDY IMPORTS; DR. BENJAMÍN NEGRÓN MONSERRANTE Apelante V. MELO DISTRIBUTORS, INC.; GUILLERMO ÁVILA; A, B, C Apelado | KLAN20090462 | Apelación Procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina CASO NUM. F PE2007-0606 (403) |
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Román, la Jueza Fraticelli Torres y el Juez Vizcarrondo
Irizarry
Fraticelli Torres, Jueza Ponente
En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2009.
Debemos resolver si el Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar la demanda de entredicho provisional, injunction
preliminar e injunction permanente, daños y perjuicios y aseguramiento de sentencia incoada por la parte apelante Benso Corporation y otros contra Melo Distributors, Inc. y otros por los fundamentos de que Piñatas es una marca genérica que no admite protección legal y porque no existe probabilidad alguna de confusión entre la marca Piñatas y la marca Mara, Combo, Piñata en el mercado de paquetes de dulces.
Luego de evaluar con detenimiento los méritos del recurso, las posturas de ambas partes y las normas de derecho aplicables, resolvemos revocar la sentencia apelada y emitir el injunction permanente solicitado.
Benso Corporation (en adelante Benso) es una corporación que hace negocios bajo el nombre de General Candy Imports
y se dedica a la venta y distribucion de dulces en Puerto Rico. El Dr. Bejamín Negrón
Monserrate es el principal accionista y administrador de esta corporación. El 23 de octubre de 1995 Benso
solicitó y obtuvo la inscripción de la marca de fábrica Piñatas y diseño ante el Departamento de Estado. El diseño inscrito de esa marca contiene la palabra Piñatas y la figura de un oso con una paleta de dulce en la mano. El registro de esa marca está vigente y nunca ha sido cancelado. Benso
utiliza este diseño en la cubierta de bolsas de dulces de cuatro libras. Benso también mercadea otros dulces en envolturas distintas bajo las marcas Piñata Party y Piñata Surprise.
La apelada Melo Distributors, Inc.
es una corporación que se dedica a la importación y venta de dulces, galletas y chocolates en Puerto Rico. El 16 de mayo de 2007 esta corporación solicitó la inscripción de la marca Mara Combo Piñata con el diseño de un niño con los ojos vendados que intenta golpear una piñata con un bate. Ese diseño se utiliza en bolsas de dulces de cinco libras.
Un mes más tarde, el 15 de junio de 2007, Benso Corporation h/n/c General Candy Imports y el Dr. Benjamín Negrón Monserrate incoaron la demanda de autos contra Melo Distributors, Inc., el Sr. Guillermo Ávila, presidente y administrador de esa corporación, y algunos demandados desconocidos denominados A, B y C. La parte apelante adujo que había utilizado la marca registrada Piñatas desde el 7 de febrero de 1995 y que, a pesar de tenerla registrada a su favor en el Departamento de Estado, la parte apelada utilizaba la marca Piñata para identificar sus productos, dulces, que son de la misma clase de los que vende y distribuye la apelante.
Benso también alegó en su demanda que el uso de la marca Piñata por parte de Melo Distributors creaba la probabilidad de confundir al consumidor en cuanto al origen, la naturaleza, la calidad y las características de los productos que se mercadeaban bajo la marca Piñatas; que los productos de Melo Distributors
estaban disponibles para la venta en múltiples localizaciones; que le solicitó a Melo Distributors que desistiera de utilizar la marca de su propiedad, pero no obtuvo respuesta; que esa situación provocaba una disminución en las ventas y contrataciones de Benso, así como su participación y reputación en el mercado, además de que afectaba directamente la plusvalía adquirida por la demandante sobre la marca Piñatas; y que el uso ilegal y no autorizado de un nombre casi idéntico a Piñatas
creaba una probabilidad de confundir al público al éste pensar y creer que los productos de Melo Distributors guardaban alguna relación con los productos de Benso, la corporación apelante.
Por lo dicho, Benso arguyó en su demanda que los apelados infringieron y seguían infringiendo el Artículo 25 de la Ley de Marcas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991, 10 L.P.R.A. sec. 171w, que provee para que un titular registral
perjudicado por el uso ilegal de una marca pueda llevar una acción interdictal, una acción en daños o una orden de incautación.1
También adujo que, al violar la marca Piñatas, Melo Distributors
le causaba daños irreparables a la reputación comercial de Benso, a la plusvalía de la marca Piñatas y a las ventas y participación en el mercado de las que gozaba la parte apelante. Benso reclamó
$250,000 en daños para recobrar el beneficio bruto realizado por Melo Distributors, la ganancia que dejó de percibir y el menoscabo en la reputación comercial de la corporación apelante y en la plusvalía de la marca Piñatas.
Benzo solicitó en su demanda que el Tribunal de Primera Instancia emitiera una orden de entredicho provisional y de injunction preliminar dirigida a Melo Distributors
y su presidente para que se abstuviera, cesara y desistiera inmediatamente de violar la marca registrada Piñatas o cualquier otra marca o símbolo similar que causara la probabilidad de engaño o confusión en la mente del consumidor y retirara del mercado todo anuncio con el nombre Piñatas. Pidió, además, que se autorizara la incautación de todos los artículos en los cuales se hubiese utilizado la marca Piñata por Melo Distributors.
Además, la corporación apelante solicitó que el tribunal a quo dictara un injunction permanente mediante el cual le prohibiera terminantemente a la parte demandada utilizar un nombre similar a Piñatas en el comercio de dulces de Puerto Rico.2
Melo Distributors y otros contestaron la demanda en la que negaron los hechos e invocaron varias defensas. Alegaron que la marca Mara Combo Piñata era totalmente distinta y distinguible de la marca Piñatas y diseño registrada por los demandantes, por lo que no existía una probabilidad real de confusión entre los consumidores. También arguyeron que la palabra Piñatas, según utilizada por la parte apelante en sus productos, era débil marcariamente, pero la utilización de las palabras Mara y Combo
en las promociones o envolturas, para crear la marca Mara, Combo, Piñata, era suficiente para evitar cualquier probabilidad de confusión en el consumidor. Melo Distributors también argumentó que Benso falló en establecer los elementos necesarios para que el Tribunal de Primera Instancia pudiera conceder el remedio extraordinario solicitado.
Junto a la contestación, Melo Distributors presentó una oposición a la petición de remedio interdictal en la que solicitó la desestimación de la demanda porque las dos marcas en controversia Mara, Combo, Piñata y Piñatas y diseño eran totalmente distintas y distinguibles una de la otra; en las envolturas de los productos se utilizaba la palabra genérica Piñata en distinto orden y los diseños de las envolturas, entre otras cosas, eran totalmente distintos.
El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista en la que las partes expusieron sus argumentos, luego de lo cual el foro apelado emitió una resolución el 27 de junio de 2007 mediante la cual denegó la solicitud de entredicho provisional e injunction preliminar y le concedió un plazo a la parte apelante para que mostrara causa por la cual no debía adoptarse esa resolución como la sentencia final.
La parte demandante recurrió en auxilio de jurisdicción a este Tribunal para revisar ese dictamen.3 Un panel hermano declaró sin lugar la solicitud de auxilio de jurisdicción y denegó la expedición de la petición de certiorari, por el fundamento de que los argumentos de la parte peticionaria eran algo especulativos y la intervención en esa etapa tan temprana del pleito conduciría a una dilación indeseable en la solución final del litigio. Inconforme con esa resolución, la parte demandante apeló al Tribunal Supremo, que acogió la apelación como una petición de certiorari y se negó a expedir el auto.
Luego de todo ese trámite apelativo, el Tribunal de Primera Instancia emitió la sentencia final el 6 de febrero de 2009 en la que dispuso que la resolución dictada el 27 de junio de 2007, en la que denegó la solicitud de entredicho provisional e injunction preliminar, se convirtiera en la sentencia final del caso.
Inconforme, Benso apeló de este dictamen, que dispuso de todas las reclamaciones del caso, y nos plantea que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en tres errores: (1) al denegar el remedio extraordinario preliminar que autoriza la Ley de Marcas de Puerto Rico, antes citada, y aplicar a la solicitud de entredicho provisional y de injunction
preliminar los criterios relativos al injunction
extraordinario provisto en las Reglas de Procedimento
Civil, 32 L.P.R.A. Ap.
Antes de considerar los tres señalamientos de error, reseñemos las normas de derecho aplicables al caso bajo dos acápites distintos: (1) la regulación de las marcas de productos en Puerto Rico y (2) la naturaleza jurídica y alcance del injunction estatutario que autoriza la Ley de Marcas de Puerto Rico.
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La regulación de las...
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