Sentencia de Tribunal Apelativo de 28 de Octubre de 2016, número de resolución KLRA201600652

LEXTA20161028-026-

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS

PANEL IV

IN RE: v. PAN AMERICAN GRAIN MFG. CO., INC. Recurrente

KLRA201600652

Revisión Administrativa Sobre: Solicitud núm. 73545

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González

Colom García, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2016.

Pan American Grain MFG, acude ante nos en recurso de revisión para cuestionar una Resolución dictada por la Directora del Registro de Marcas y Nombres Comerciales del Departamento de Estado [en adelante “Registro de Marcas”] el 3 de febrero de 2016. Mediante dicha resolución, dictada motu propio por la Directora del Registro de Marcas, se eliminó de la solicitud y registro de marca para la marca RICO todos los bienes registrados excepto arroz y salsa de tomate.

Con el beneficio del alegato del Departamento de Estado, REVOCAMOS, la determinación de la Directora del Registro de Marcas.

HECHOS

El 8 de noviembre de 2010 Pan American Grain MFG Co., Inc. [en adelante “Pan American Grain”] presentó la solicitud núm. 73545 en el Registro de Marca para la marca RICO en la Clase Internacional 030. Pan American Grain alegó que la marca se usa en el comercio de Puerto Rico desde el 1ro de enero de 1992. Además, indicó que usaba o tenía la intención bonafide de usar la marca RICO en los siguientes productos:

Coffee, tea, cocoa sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry an confectionery, bakery goods; crackers; cookies; honey and treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); barbecue sauce; hot sauce; tomato sauce; corn meal; food seasoning; garlic salt; edible spices; cinnamon; microwave packaged meal kits consisting primarily of pasta and rice; rice and seasoning mix combined in unitary packages.

El 15 de abril de 2014 el Registro de Marcas emitió el Aviso de Publicación para la solicitud 73,545, instruyó que se había evaluado y aprobado la solicitud, por lo que se podía proceder con la publicación en la Gaceta Oficial del Registro de Marcas. El período de publicación fue desde el 24 de mayo de 2014 hasta el 23 de junio de 2014. El 20 de junio de 2014 Puerto Rico Coffee Roasters LLC instó una acción de oposición del registro de la marca RICO.

Transcurridos 182 días el Registro de Marcas emitió una Resolución y Orden en la cual requirió a Pan American Grain informar bajo juramento “para cada uno de los bienes identificados en la Solicitud núm. 73545 si la marca de palabra RICO se encontraba en uso en el comercio de Puerto Rico con relación al bien específico para la fecha en que se radicó lo solicitud.” De la contestación ser en la negativa, debía indicar la fecha en que comenzó a utilizar la marca con relación a ese producto y proveerlo bajo juramento.

En cumplimiento con dicha orden Pan American Grain presentó una declaración jurada donde consignó que a la fecha de la presentación de la solicitud de la marca RICO se usaba en arroz y salsa de tomate. También informó que para esa fecha (16 de enero de 2015) no se usaba para los restantes bienes. En ese procedimiento de Oposición, las partes llegaron a un acuerdo transaccional confidencial que puso fin a la controversia.

El 3 de febrero de 2016, el Registro de Marcas dictó una Resolución en la que limitó el registro de la marca RICO al arroz y la salsa de tomate. Fundamentó la determinación en su interpretación de la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico. Interpreta que una marca que no se usa en el comercio de Puerto Rico al momento de la solicitud cuenta con cinco (5) años para acreditar bajo juramento y con evidencia de uso, que comenzó a utilizar y está utilizando la marca en el comercio 10LPRA sec. 223b (b). Dado que el término para acreditar el uso había expirado el 8 de noviembre de 2015 y no se había acreditado el uso en los demás bienes, eliminó la solicitud de la marca RICO para los bienes que no estaban en uso. Consecuentemente lo limitó a salsa de tomate y arroz.

El 24 de febrero de 2016 Pan American Grain solicitó reconsideración, la cual fue acogida el 4 de marzo de 2016. Sin embargo, transcurrió el término de 90 días sin que el Registro de Marcas actuara sobre la reconsideración, por lo que en término Pan American Grain recurre ante nos al exponer que:

Erró el Registro de Marcas y actuó de manera ultra vires en tanto y cuanto impuso a la recurrente requisitos no incluidos en la Ley, ni en el reglamento de marcas relacionados a las solicitudes de marcas con uso en el comercio, al igual que se excedió de los poderes otorgados en su ley habilitadora al eliminar motu propio bienes de la solicitud de marca presentada por la recurrente. Por tanto, dichos actos son nulos.

i Erró el Registro de Marcas al analizar y decidir la controversia objeto de la Resolución emitida utilizando las disposiciones de la Ley de Marcas correspondientes a las marcas presentadas con intención de uso bonafide.

ii. Erró el Registro de Marcas al determinar que una marca presentada con uso en el comercio debe estar en uso para todos los bienes identificados en la solicitud, al momento de su radicación.

Erró el Registro de Marcas al expresar que las actuaciones de la Recurrente, al certificar que la marca se encontraba en uso al momento de la radicación, podrían ser consideradas como fraude, máxime cuando la Ley ni el Reglamento de Marcar incluyen dicho requisito como parte de una solicitud de registro bajo la modalidad de uso en el comercio.

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS

La Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 169-2009, regula todo lo relacionado al uso de marcas fábrica de productos y servicios en Puerto Rico. 10 LPRA sec. 223 y ss. En su artículo 1, la ley define el concepto de marca como “todo signo o medio que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, al igual que de productos o servicios de otra persona. El término incluye cualquier marca de fábrica, marca de servicio, marca de certificación y marca colectiva.” 10 LPRA sec. 223(f). También define la “marca de fábrica” como:

Cualquier palabra, nombre,...