Sentencia de Tribunal Apelativo de 16 de Diciembre de 2020, número de resolución KLAN202000075

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz.

Flores García, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de diciembre de 2020.

Comparece la parte apelante, Supermercados Selectos Inc., y solicita la revocación de la sentencia emitida por el foro de primera instancia en este caso. Mediante el dictamen apelado, el foro primario ordenó a la parte apelante a cesar y desistir, de manera inmediata y permanente, de utilizar la designación “The Cut by Selectos” en conexión al comercio de carnes y venta al detal de productos de carnes en Puerto Rico. Lo anterior, por tratarse de un uso no autorizado, que infringe los derechos propietarios de la parte apelada, Butcher Shop Inc. y el señor Gabriel Manzanares, sobre la marca “CUT” y el establecimiento comercial “CUT Butcher Shop”.

Veamos la procedencia del recurso promovido.

La parte apelante presentó una demanda sobre sentencia declaratoria ante el foro de primera instancia. Alegó que la parte apelada le cursó una carta de cese y desista del uso de la marca “CUT”, bajo el fundamento de que su uso constituye una violación a su derecho marcario. Por ello, solicitó al foro de primera instancia que determinara que la marca “The Cut” y/o “The Cut by Selectos” no viola los derechos de la marca “CUT” de la parte apelada, por entender que no existe probabilidad de confusión entre ambas marcas.

La parte apelada contestó la demanda y presentó una reconvención.

Alegó afirmativamente tener derecho propietario sobre la marca “CUT” y argumentó que procedía la concesión de un interdicto preliminar y permanente contra la parte apelante al amparo de la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, infra. Sostuvo que, más allá de la probabilidad de que se produjera una confusión entre las marcas, en efecto existía prueba de confusión actual o real. Además, argumentó que las actuaciones de la parte apelante le han causado daños irreparables.

La parte apelante se opuso a la reconvención y a la solicitud de interdicto preliminar y permanente. Reiteró que no existía probabilidad de confusión alguna entre las marcas debido a su disimilitud y que la parte apelada no había demostrado probabilidades de prevalecer en el caso. Adujo, además, que su marca era una fuerte y sugestiva, mientras que la marca de la parte apelada era débil y descriptiva, sin que esta hubiera adquirido un significado secundario.

Superados los trámites de rigor, el día señalado para la celebración de la vista argumentativa, las partes acordaron que se reunirían en diez días para estipular los hechos incontrovertidos y delimitar las controversias que se ventilarían en una vista evidenciaria.

Posteriormente, el mismo día de la vista evidenciaria, las partes presentaron una moción conjunta en la que esbozaron las siguientes estipulaciones de hechos y de documentos:

1. El 27 de junio de 1978, Supermercado Selectos Incorporados quedó incorporada en el Departamento de Estado.

2. Supermercados Selectos es una Cadena Voluntaria de Detallistas que cuenta con el aval de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico y la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia.

3. Desde el 1978, Supermercados Selectos opera como una cadena de detallistas en Puerto Rico bajo el nombre de Supermercados Selectos.

4. El 1 de abril de 2014 quedó registrada la marca y logo “Supermercados Selectos” en el U.S. Patent & Trademark Office bajo la Clase Internacional 35.

5. El 2 de febrero de 2017, Butcher Shop Inc., quedó

   incorporada en el Departamento de Estado de Puerto Rico.

6. El 24 de febrero de 2018, Butcher Shop Inc., comenzó

   operaciones en la Calle Loíza 2422, San Juan, PR 00913, bajo el nombre CUT Butcher Shop para proveer servicios especializados de carnicería y venta al detal de productos tales como carnes de alta calidad, vinos, quesos, postres, entre otros.

7. El 9 de agosto de 2018, Gabriel Manzanares presentó, como dueño, una solicitud para registrar el nombre comercial CUT Butcher Shop en el Registro de Marcas y Nombres Comerciales del Departamento de Estado de Puerto Rico.

8. Según esta solicitud de nombre comercial, CUT Butcher Shop está en uso desde el 1 de enero de 2017.

9. Esta solicitud de nombre comercial está pendiente de evaluación.

10. El 7 de marzo de 2019, Gabriel Manzanares y otros, como dueños, presentaron una solicitud para registrar la marca de servicios de CUT Butcher Shop bajo la Clase Internacional 35 ante el U.S. Patent & Trademark Office para servicios de carnicería, servicios de venta de carnes al detal, y servicios de venta de carnes al por mayor (en inglés, “butcher shops, retail services featuring meat, and wholesale store services featuring meat”).

11. Esta solicitud está pendiente de evaluación.

12. El 7 de marzo de 2019, Gabriel Manzanares y otros, como dueños, también presentaron una solicitud para registrar el logo principal de la marca de servicios de CUT Butcher Shop bajo la Clase Internacional 35 ante el U.S. Patent & Trademark Office para servicios de carnicería, servicios de venta de carnes al detal, y servicios de venta de carnes al por mayor (en inglés, “butcher shops, retail services featuring meat, and wholesale store services featuring meat”).

13. Esta solicitud está pendiente de evaluación.

14. El 23 de mayo de 2019, Selectos presentó una solicitud de marca para THE CUT BY SELECTOS bajo la Clase Internacional 29 en el Registro de Marcas y Nombres Comerciales de Puerto Rico para productos de carnes (“meat”).

15. Esta solicitud está pendiente de evaluación.

16. El 19 de junio de 2019, Selectos lanzó una campaña promocional para la venta de carnes en sus treinta y cinco establecimientos comerciales bajo la marca THE CUT BY SELECTOS.

17. El 21 de junio de 2019, Butcher Shop Inc., d/b/a CUT Butcher Shop envió por correo certificado y por correo electrónico una carta de cese y desista a Supermercados Selectos por alegado uso no autorizado de su marca.

18. El 23 de julio de 2019, Butcher Shop [sic] sometió una solicitud de registro para la marca CUT ante la Oficina de Marcas y Nombres Comerciales del Departamento de Estado de Puerto Rico bajo la Clase Internacional 35 para servicios de carnicería, servicios de venta de carnes al detal, y servicios de venta de carnes al por mayor (en inglés, “butcher shops, retail services featuring meat, and wholesale store services featuring meat”).

19. Esta solicitud está pendiente de evaluación.

    DOCUMENTOS QUE NO ESTÁN EN CONTROVERSIA

20. Logo de Supermercado Selectos.

21. Certificado de Marca y logo de Supermercados Selectos.

22. Logo de THE CUT BY SELECTOS.

23. Logo de CUT Butcher Shop.

    Conforme a las estipulaciones antes mencionadas, y según se desprende la minuta de la vista evidenciaria, las partes acordaron limitar el pleito a una controversia estrictamente de derecho en cuanto a la procedencia de la sentencia declaratoria. Para ello presentarían sus correspondientes escritos. Ello así, las partes disiparon cualquier controversia probatoria en el caso y renunciaron al descubrimiento de prueba.

    En su escrito, la parte apelante argumentó que la designación “Cut Butcher Shop” no es susceptible de protección marcaria por ser genérica y, a lo sumo, débil y descriptiva, sin haber adquirido significado secundario. En la alternativa, si el foro primario determinara que es una marca registrable, alegó que no existe probabilidad de confusión con la designación “The Cut by Selectos”.

    Específicamente sostuvo que, las marcas deben examinarse en su totalidad, a saber, “Cut Butcher Shop” y “The Cut by Selectos”, mas no por sus caracteres individuales. Por ello, adujo que su marca es distinguible toda vez que contiene el “house mark” de Selectos, su logo incorpora distintos elementos gráficos y literales, y los mercados, consumidores y canales de distribución y promoción utilizados por las partes son diferentes.

    Por su parte, la parte apelada alegó en su escrito que el uso de la marcaThe Cut y/oThe Cut by Selectos infringe su derecho marcario sobreCUT, en contravención a las disposiciones de la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, infra, y a la jurisprudencia interpretativa. Concretamente, argumentó que: 1) ambas marcas son similares al considerar la totalidad del material publicitario, promocional y de...