Sentencia de Tribunal Apelativo de 15-12-2022, número de resolución KLAN202200863

LEXTA20221215-007 - Hazel Colon Vazquez v. Jose Daniel Baez Perez Y Otros

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

HAZEL COLÓN VÁZQUEZ Y OTROS Apelante v. JOSÉ DANIEL BÁEZ PÉREZ Y OTROS Apelada

KLAN202200863

Apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan Caso Núm.: SJ2022CV03362 Sobre: Violación al Derecho Marcario; Interdicto Provisional; Injunction Preliminar y Permanente; Daños y Perjuicios; Incumplimiento de Contrato

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Candelaria Rosa

Ortiz Flores, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2022.

Comparece ante nosotros la señora Hazel Colón Vázquez (Sra. Colón), y la señora María del Mar Frederique Guzmán (Sra. Frederique), (denominadas en conjunto, apelantes), mediante el presente recurso de apelación, y nos solicitan que revoquemos la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI) el 12 de septiembre de 2022, notificada ese mismo día.^[1] En el referido dictamen, el TPI desestimó la demanda en cuanto al reclamo bajo el Artículo 26 de la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 169-2009, 10 LPRA sec. 223w, por falta de legitimación activa de las demandantes.

Adelantamos que, por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos la sentencia apelada.

I

Por los hechos que detallamos a continuación, el 29 de abril de 2022, las apelantes presentaron la Demanda^[2] de epígrafe en donde solicitaron un Interdicto Provisional, Injunction Preliminar y Permanente, más reclamaron una acción de daños y perjuicios por incumplimiento contractual, y violación al Derecho Marcario.^[3] Surge del expediente ante nuestra consideración que, en el año 2015 los señores Jorge Antonio Rodríguez González y José Daniel Báez Pérez (demandados-apelados) tuvieron la idea de planificar una feria de arte con el nombre de MECA, lo cual comentaron a la Sra. Colón.^[4] Con ese proyecto en mente, el Sr. Rodríguez adquirió un portal de internet bajo el nombre de mecaartfair.com,^[5] y realizó dos (2) publicaciones en la redes sociales anunciando la marca.^[6] Además, en 2016 los apelados hicieron ciertas publicaciones en diferentes revistas sobre Meca art Fair, y llevaron a cabo un coctel para lanzar la marca.^[7] Para esta fecha, aun no se había abierto ninguna convocatoria para la inscripción de artistas en la feria.^[8]

Posteriormente, el 10 de enero de 2017 se creó la entidad Mercado Caribeño, L3C en la cual figuraron como miembros, la Sra. Hazel Colón en representación de la compañía, Desarrollo y Promoción Cultural, Inc., el Sr. Jorge A. Rodríguez y el Sr. José Daniel Báez.^[9] En el Acuerdo Operacional, nada se dispuso con relación a la marca MECA.^[10] Las apelantes alegaron que la entidad se creó con el propósito de manejar la actividad comercial generada por MECA Art Fair.^[11] Una vez se organizó la compañía, al Sr. Rodríguez se le reembolsó lo que pago para adquirir el ‘domain name’ de la página web antes descrita. El 21 de enero de 2017 se abrió la primera convocatoria al público en general.^[12] Eventualmente, se llevaron a cabo varias ferias, sin embargo, por algunos desacuerdos que ocurrieron en las operaciones de la entidad, los miembros decidieron disolver la misma.^[13]

Por otro lado, al momento de disolver la entidad lo único que se acordó fue repartir todos los activos entre los miembros, en proporción a su porcentaje de participación en esta conforme a lo establecido en el Acuerdo Operacional de la Entidad.^[14] A pesar de que los exsocios sostuvieron varias reuniones en aras de discutir el futuro de la marca MECA, no llegaron a ningún acuerdo, sin embargo, los apelados anunciaron que la marca estaba de vuelta. Aparte, surge del expediente, que el Sr. Báez, presentó una solicitud para el registro de la marca en la United States Patent and Trademark Office (USPTO), en la cual alegó ser el único dueño de la marca.^[15]

Antes de recibir respuesta a la demanda, el 2 de mayo de 2022, las apelantes presentaron moción titulada Demanda Enmendada.^[16] En respuesta, los apelados presentaron Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Desestimación al Honorable Tribunal.^[17] Su argumento consistió en que las apelantes carecían de legitimación activa para incoar la demanda, por no tener ningún derecho sobre la marca MECA.^[18] El 18 de mayo de 2022, las apelantes presentaron Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación.^[19] En esencia, estas adujeron que los demandados no podían considerarse dueños de la marca debido a que el derecho marcario nace con su primer uso, por lo que la marca le pertenecía a Mercado Caribeño, L3C al ser está quien usó la marca MECA por primera vez.^[20]

Luego de varias incidencias procesales, lo cual incluyó una reconvención,^[21] la desestimación de la demanda contra la co-demandada Mariangel Catalina González,^[22] y la vista de interdicto preliminar,^[23] el TPI dictó la Sentencia Parcial apelada.^[24] En el referido dictamen, el foro primario desestimó la demanda en cuanto al reclamo por violaciones al Derecho Marcario.

Por no estar conforme, el 27 de septiembre de 2022 las apelantes presentaron Moción en Solicitud de Reconsideración y de Enmiendas y Determinaciones de Hechos Adicionales,^[25] la cual fue declarada No Ha Lugar por el TPI el 28 de septiembre de 2022.^[26]

Aún inconforme, las apelantes acuden ante nosotros y nos señalan la comisión de los siguientes errores:

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la causa de acción de las Apelantes por falta de legitimación activa al entender que los actos de planificación de los Apelados para constituir la marca MECA establecieron el primer uso en comercio de esta.

Segundo error: Aun si no se cometiera el primer error señalado, erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que no se demostró que, al constituirse la corporación por todos sus participantes, estos hayan traspasado su derecho a la marca MECA a dicha corporación ya que no existe ningún documento oficial o contrato del cual surja tal hecho.

Tercer error: Abusó de su discreción el Tribunal de Primera Instancia al negarse a hacer las enmiendas a las determinaciones de hechos solicitadas por las Apelantes, así como a hacer determinaciones de hechos adicionales, todas las cuales estaban basadas en evidencia documental estipulada, así como en evidencia testifical no-controvertida ni objetada.

Con el beneficio de los escritos de ambas partes, procedemos a resolver.

II

A

El derecho marcario en Puerto Rico está regulado por la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico (Ley de Marcas), Ley Núm. 169-2009, 10 LPRA sec. 223 et seq. De la exposición de motivos del referido estatuto se desprende lo siguiente:

En un mercado global los derechos de propiedad intelectual constituyen el principal activo de cualquier empresa. En específico, las marcas de fábrica tienen el propósito de identificar bienes y servicios de cualquier industria, además de representar lo que es plusvalía del negocio. Del mismo modo que otros estados de los Estados Unidos, Puerto Rico tiene una oficina, conocida como ‘Puerto Rico Trademark Office’ (PRTO) que se encarga de administrar los procedimientos relacionados a registros de marca a nivel estatal. Por ello necesita un estatuto que de forma ordenada se atempere a las circunstancias modernas y propias de la práctica de derecho marcario en Puerto Rico.

La Ley de Marcas integra elementos de la legislación anterior, entiéndase, la Ley de Marcas de Puerto Rico, Ley Núm. 63-1991 (derogada); el Lanham Trademark Act, 15 USC sec. 1051 et seq. y el Model State Trademark Act.^[27] El propósito de la aprobación de esta medida fue generar “mayor confianza para empresas nacionales y aquellas multinacionales que hacen o interesen hacer negocios en Puerto Rico.”^[28] Entre otras cosas, esta Ley detalla prohibiciones de registro, especifica la protección de nombres personales y designaciones geográficas, y también dispone sobre la protección a empaques, envases y marcas famosas.^[29] Además, el citado estatuto persigue “incentivar industrias relacionadas a marcas, mercadeo y ‘branding’, además de conferir protección a industrias multinacionales en Puerto Rico, de modo que tengan mayor confianza al hacer negocios en Puerto Rico.”^[30]

La anterior disposición legal establece que el derecho sobre una marca se adquiere, ya sea por su uso en el comercio, o por medio de su inscripción el Registro de Marcas del Departamento de Estado, basado en la intención bona fide de utilizar eventualmente la marca en el comercio. Artículo 3, Ley de Marcas, 10 LPRA sec. 223a; Bedrosian Heres v. Nestle Purina Petcare, 205 DPR 1117, 1131 (2020). Por el concepto de “uso en el comercio” se entiende que es, aquel “uso legal de buena fe de una marca en el comercio de Puerto Rico.” 10 LPRA sec. 223. En específico, se entiende que una marca está en uso bajo las siguientes circunstancias:

1) [E]n bienes, cuando la marca es colocada de cualquier forma en los bienes; o en sus empaques o contenedores; o en las etiquetas adheridas a los bienes; o en los anaqueles, vitrinas o mostradores; o, si por la naturaleza del bien, se hace impráctico el adherirle una etiqueta con la marca; entonces en documentos asociados con los bienes o su venta; y los bienes son vendidos o transportados en Puerto Rico; y

2) [E]n servicios, cuando la marca es usada o desplegada en la venta o promoción de los servicios; y los servicios se llevan a cabo en Puerto Rico. Id.

De forma similar lo ha interpretado nuestro Tribunal Supremo, al establecer que el derecho propietario sobre una marca le pertenece a quien primero utilice el nombre, en conexión con su producto o servicio en la jurisdicción...