Sentencia de Tribunal Apelativo de 28-02-2023, número de resolución KLAN202200884

LEXTA20230228-005 - Sazon Jg Llc - v. Ihp Puerto Rican Owner

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz.

Sánchez Ramos, Jueza Ponente

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

El Tribunal de Primera Instancia (el TPI), luego de un juicio, desestimó una acción relacionada con el uso de la palabra “sazón” por varios restaurantes en Puerto Rico. Según se explica en detalle a continuación, concluimos que procede confirmar la sentencia apelada, pues no se demostró que exista la probabilidad de confusión que afectaría el uso de la marca por la parte demandante.

I.

En junio de 2022, Sazón JG, LLC (el “Negocio de Ponce”) presentó la acción de referencia, sobre infracción de derechos marcarios, interdicto preliminar y permanente, y daños (la “Demanda”), en contra de IHP Puerto Rican Owner, LLC y PG-IHP, LLC (las “Corporaciones de San Juan”). El Negocio de Ponce alegó que era dueño de la marca “sazón” y que, desde el 2013, comercializó, publicitó y promovió dicha marca en conexión con los servicios de sus restaurantes. Afirmó que, por su esfuerzo, la referida marca distintiva adquirió un valor considerable y reconocimiento entre el público consumidor, quien la identifica con la fuente de sus servicios. Además, señaló que la marca fue registrada en el Registro de Marcas y Nombres Comerciales de Puerto Rico (el “Registro de Marcas”) y tiene el número de registro 226304.

Se alegó que las Corporaciones de San Juan recientemente habían establecido y operaban un restaurante promocionado con una designación “confusamente similar” a su marca “sazón” (el “Negocio de San Juan”).^[1] El Negocio de Ponce planteó que esto provocó confusión en el público consumidor. Sostuvo que las acciones de las Corporaciones de San Juan, quienes conocían la existencia de su marca, le ocasionaron una alta probabilidad de pérdida del control sobre esta y de su reputación, lo cual se catalogó como un daño irreparable.

El Negocio de Ponce solicitó que el TPI acogiera la Demanda y emitiera un interdicto (injunction) provisional y permanente para evitar los daños irreparables ocasionados por la confusión creada por el uso de una marca similar por las Corporaciones de San Juan. El Negocio de Ponce acompañó la Demanda con una Solicitud de Orden Provisional Ex Parte, con el fin de que se ordenase a las Corporaciones de San Juan cesar y desistir del uso de la marca “Sazón” u otra “confusamente similar”.

El 10 de junio, el TPI denegó la solicitud de orden provisional; razonó que no procedía el remedio solicitado porque las Corporaciones de San Juan tenían un certificado de registro de marca que se presumía valido, mientras no fuera cancelado.

El 27 de junio, las Corporaciones de San Juan presentaron un escrito en oposición a que se emitiera un interdicto preliminar. De entrada, señalaron que el Negocio de Ponce había registrado la marca “sazón” luego de la fecha en que las Corporaciones de San Juan registraron la marca a su favor. No cuestionaron que el Negocio de Ponce en efecto utilizaba la palabra “sazón”, combinada con otras palabras o frases, como nombre de sus restaurantes ubicados en Ponce, ello desde antes de que el Negocio de San Juan abriera.

No obstante, las Corporaciones de San Juan afirmaron que, en el mercado de Puerto Rico, las marcas pueden coexistir siempre que no exista probabilidad de confusión. Adujeron que, en este caso, no había probabilidad de confusión debido a que las marcas se utilizan significativamente de modo diferente y a que la palabra “sazón” se usa ampliamente en la industria de restaurantes, lo cual implica que es una marca débil. Expusieron que el uso proliferado de una marca reduce marcadamente las probabilidades de que un consumidor la asocie con una sola fuente. Posadas de Puerto Rico Associates Inc. v. Sands Hotel & Casino, Inc., 131 DPR 21, 42 (1992).

Arguyeron que, como la palabra “sazón” era una marca débil en este contexto, esta era incapaz de apuntar a un origen, fuente o dueño particular en la mente de un consumidor prudente y razonable. Ante la ausencia de probabilidad de confusión entre las marcas de las partes, afirmaron que el Negocio de Ponce no había sufrido daños y, por ende, no había demostrado una probabilidad de prevalecer en los méritos, por lo cual procedía denegar la solicitud de injunction.

Las Corporaciones de San Juan también aseveraron que, cuando realizaron una investigación en el Registro de Marcas, la marca “SAZÓN” estaba disponible en el renglón de Clase Internacional 43, para servicios de restaurante y barra. Asimismo, afirmaron desconocer la existencia del Negocio de Ponce hasta que recibieron una carta de cese y desista cursada por este. Por lo cual, sostuvieron que obraron de buena fe al inscribir su marca. Añadieron que su intención no era monopolizar el mercado, ni perjudicar el Negocio de Ponce, sino coexistir.

Las Corporaciones de San Juan resaltaron que, en el mercado de Puerto Rico, la palabra “sazón” también es utilizada por numerosos restaurantes, cafeterías, fondas y restaurantes de comida rápida para identificar los productos y servicios que ofrecen.

Luego de varios trámites procesales, el TPI celebró la vista sobre injunction provisional los días 29 y 30 de junio y 1 de julio. Luego, las partes presentaron memorandos.

El 27 de septiembre, el TPI emitió una Sentencia mediante la cual desestimó la Demanda tras concluir que no existía probabilidad de confusión. El TPI formuló las siguientes determinaciones de hechos:

1. La demandante, Sazón JG, LLC, es una corporación debidamente inscrita y organizada conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con número de registro 413680 y ubicada en la Urb. Bosque Señorial en Ponce, Puerto Rico.

2. Es la propietaria de tres (3) establecimientos comerciales tipo restaurante, que se dedican a la venta de comida y bebidas. Uno de los negocios con área de comedor al aire libre. Todos ubicados en Ponce, Puerto Rico. Estos se identifican con los nombres “Sazón”, “Sazón Criollo Taquería” y “La Fonda del Sazón”.

3. El primer restaurante abrió en el año 2013, y desde entonces ha utilizado la palabra Sazón como marca para su identificación en el mercado. La marca “Sazón” se ha comercializado, publicitado y promovido de manera continua, activa y consistente desde el año 2013 en conexión con servicios de restaurante.

4. Los codemandados, IHP Puerto Rico Owners, LLC y PHP-IHP, LLC, son compañías con fines de lucro debidamente organizadas conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

5. Estos son los dueños del restaurante Sazón Cocina Criolla, el cual se encuentra ubicado en el Distrito T-Mobile en San Juan.

6. Durante el año 2019, los Demandados iniciaron gestiones investigativas para utilizar la marca de “Sazón”. Llevaron a cabo una búsqueda ante el Registro de Marcas del Departamento de Estado encontrando (sic) que no aparecía registrada la marca. Adicionalmente, al hacer una búsqueda a través de la aplicación Google Maps se percataron de que existen alrededor de 19 restaurantes utilizando en su nombre la palabra Sazón.

7. En Puerto Rico existen al menos 19 restaurantes los cuales se identifican con el nombre “Sazón”. Entre estos se encuentran, El Sazón de Sylvia, El Sazón de Beny, Sabor y Sazón, Viandas con Sazón, Sazón D´Madre, Sazón Mío, Sazón de Tío, El Sazón de Tita, La Sazón de Abuela, Pal-Sazón, Sazón Boricua, Sazón Alvarado, Sazón Criollo, Sazón Isleño, entre otros.

8. El 17 de diciembre de 2019, IHP solicitó y obtuvo el registro de la marca de palabra SAZÓN en la Clase Internacional 43, para servicios de restaurante y barra, ante el MPR, Núm. de registro 22575.

9. El 11 de marzo de 2021, la Demandante solicitó y, eventualmente, obtuvo el registro de la marca de palabra “SAZÓN” en la clase 43 para servicios de restaurante y barra ante el Registro de Marcas, Núm. de Registro 226304.

10. El 19 de abril de 2021, IHP comenzó a utilizar la marca en el comercio al abrir su restaurante Sazón Cocina Criolla en el Distrito T-Mobile para actividades de “soft opening” y “friends and family” en preparación para su inauguración en mayo de 2021.

12. En preparación para la inauguración del restaurante, IHP emitió comunicados de prensa y publicó artículos en medios de prensa tanto impresos como digitales.

13. En mayo de 2021, los Demandados recibieron una carta de cese y desista por el uso del nombre o la palabra “Sazón” por parte de los demandantes. Es en este momento en el cual los Demandados se enteraron de que la Demandante tenía algún derecho sobre la marca “Sazón”.

14. Sazón Cocina Criolla empezó a operar el 21 de abril de 2021, abriendo formalmente en mayo del mismo año. La marca la promueven como Sazón Cocina Criolla.

15. La oferta culinaria que ofrece los restaurantes Sazón de la parte demandante no es idéntica o similar entre sí. El menú varía de acuerdo con el concepto de cada restaurante.

16. La Fonda by Sazón ofrece un menú diario y a la carta. Es uno económico ($8.00 el plato), el cual incluye solo 4 opciones en las proteínas e incluye dos acompañantes entre siete alternativas.

17. Sazón ofrece un extenso menú el cual incluye 19 aperitivos, amplia selección de hamburguesas de pollo, mofongos rellenos de 8 alternativas distintas, además de otros platos como, pechuga a la plancha,...