Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 22 de Diciembre de 2020 - 205 DPR ___
| Emisor | Tribunal Supremo |
| Número del caso | CC-2019-192 |
| DTS | 2020 DTS 158 |
| TSPR | 2020 TSPR 158 |
| DPR | 205 DPR ___ |
| Fecha de Resolución | 22 de Diciembre de 2020 |
Purina Petcare, h/n/c Purina Puerto Rico; Lucianne Hernández Abril;
Certiorari
205 DPR ___, (2020)
205 D.P.R. ___, (2020)
2020 DTS 158, (2020)
Número del Caso: CC-2019-192
Fecha: 22 de diciembre de 2020
Tribunal de Apelaciones: Panel V
Abogados de la parte peticionaria: Lcdo. Luis A. Oliver Fraticelli
Lcda. Shylene De Jesús Rivera
Abogado de la parte recurrida: Lcdo.
Francisco Ortiz Santini
Derecho Marcario, Ley de Marcas
Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, según enmendada. Distinciones entre una marca descriptiva y una marca genérica. Una marca genérica no puede ser apropiada por persona o entidad alguna ni será merecedora de protecciones legales, independientemente si ha adquirido o no significación secundaria. Por esta razón, no importa cuánta prueba pudiera presentar la parte recurrida para demostrar la alegada significación secundaria adquirida por el término pet friendly, ello no sería suficiente para conferirle las garantías de exclusividad solicitadas.
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Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2020
En esta ocasión, nos corresponde determinar si el Tribunal de Apelaciones erró
al revocar parcialmente una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia luego de concluir que en el caso de epígrafe podía instarse una reclamación válida al amparo de la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, según enmendada, 10 LPRA sec. 223 et seq. (Ley Núm. 169).
El 27 de agosto de 2018, la Sra. Sylvia M. Bedrosian Heres, el Sr. Ian Corretjer Andino (en adelante, matrimonio Corretjer-Bedrosian) y la sociedad legal de gananciales compuesta por éstos instaron una Demanda en contra de Nestlé Purina Petcare (en adelante, Nestlé), h/n/c Purina Puerto Rico, la Sra. Lucianne Hernández Abril1, Roadtrip Production, Inc. y la Sra. Mónica D. Santa Rodríguez.2 En ésta, el matrimonio Corretjer-Bedrosian alegó que la señora Bedrosian Heres era la creadora de la marca de fábrica y servicios Pet Friendly y que ésta acuñó por primera vez esta frase en el mes de marzo del año 2016. Según el matrimonio Corretjer-Bedrosian, esta frase en su significación secundaria alude a fomentar una cultura de sensibilidad y aceptación a los animales en Puerto Rico, especialmente a los perros. Demanda, Ap. en la pág. 328. Además, éste expuso que, por medio de la frase pet friendly, designan espacios y negocios en Puerto Rico en los cuales se acepta la presencia de mascotas.3 Id.
El matrimonio Corretjer-Bedrosian arguyó que los demandados publicaron diversas promociones para el evento Purina Pet Friendly Week, o Purina Puerto Rico Pet Friendly Week, celebrado en el año 2016, con la intención de usurpar y diluir la marca y frase pet friendly en su significación secundaria. Id. en las págs. 329-331. Alegó, asimismo, que las promociones para ese evento incluían un logo muy similar al de la marca de la señora Bedrosian Heres. Según adujo el matrimonio Corretjer-Bedrosian, esto pudo confundir al público, y generar la impresión de que la marca Pet Friendly, y la frase análoga, pertenecían a Nestlé. Id. en la pág.
332. Como resultado de lo anterior, el matrimonio Corretjer-Bedrosian afirmó
que la señora Bedrosian Heres fue privada de oportunidades comerciales.
Además, el matrimonio Corretjer-Bedrosian arguyó que los demandados se apropiaron y materializaron unas ideas que habían sido compartidas con éstos por la señora Bedrosian Heres. Entre estas ideas figuraban la creación de una aplicación para los sistemas operativos de teléfonos inteligentes y de un registro de negocios en una página de internet que permitiera a los usuarios localizar establecimientos pet friendly. Id. en las págs. 332-333.
Por todo lo anterior, amparándose en las disposiciones de la Ley Núm. 169, el matrimonio Corretjer-Bedrosian solicitó que se emitiera un interdicto preliminar y permanente para prohibir a los demandados el uso de la marca Pet Friendly y de la frase pet friendly, evitar que se continuara con el desarrollo y promoción de la aplicación, así como del registro de negocios.
Éstos solicitaron una compensación en daños económicos y la concesión de daños estatutarios conforme provee la Ley de Propiedad Intelectual de Puerto Rico, Ley de Propiedad Intelectual de Puerto Rico, Ley Núm. 96 de 15 de julio de 1988, según enmendada, 31 LPRA sec.1401, et seq. (Ley Núm. 96)4 Id. en las págs. 334-335.
Así las cosas, el 28 de agosto de 2018, el Tribunal de Primera Instancia emitió
una Orden mediante la cual señaló una vista para el 6 de septiembre de 2018 con el propósito de dilucidar la procedencia del interdicto preliminar solicitado por el matrimonio Corretjer-Bedrosian. Orden, Ap. en las págs. 323-324.
El 5 de septiembre de 2018, los demandados Nestlé y la señora Hernández Abril comparecieron mediante una Solicitud de desestimación y oposición a solicitud de injunction preliminar. En lo pertinente, Nestlé y la señora Hernández Abril indicaron que procedía la desestimación de la demanda de conformidad a la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.
10.2(5), pues la demanda incoada dejaba de exponer una reclamación que justificara la concesión de un remedio a la luz de la Ley Núm. 169 y de la Ley Núm. 55. Solicitud, Ap. en la pág. 267. Ello, pues expresaron que -aun tomando como ciertas las alegaciones materiales de hecho expuestas en la demanda- el matrimonio Corretjer-Bedrosian no demostró que tuviera derechos sobre una marca válida que ameritara protección bajo alguna de las legislaciones anteriormente citadas. Éstos indicaron, además, que no se cumplieron los criterios necesarios para la emisión del interdicto preliminar estatutario.
Destacaron que, según surge de la demanda, los demandantes no disponían de un Certificado de Registro expedido por el Registro de Marcas y Nombres Comerciales (en adelante, Registro de Marcas) ni por el United States Patent and Trademark Office (en adelante, USPTO, por sus siglas en inglés). Id. Nestlé
y la señora Hernández Abril argumentaron, además, que la frase pet friendly
era un término genérico que no es registrable ni puede ser apropiado o utilizado exclusivamente por una persona o entidad para identificar productos y/o servicios.5 Id.
Para sustentar su contención de que la marca era una genérica, hicieron referencia a diversas fuentes e incluyeron varios enlaces a páginas de internet mediante notas al calce. Asimismo, la Solicitud se acompañó con varias capturas de pantalla (screenshots) e impresiones de las diversas fuentes; entre éstas: artículos de periódicos, blogs, promociones y páginas de redes sociales, en su mayoría de Puerto Rico. Mediante éstas, se pretendía demostrar que el término pet friendly había sido utilizado por múltiples entidades, establecimientos e individuos en distintas plataformas y medios desde mucho antes de que la señora Bedrosian Heres alegadamente acuñara la frase. Id. en las págs. 285-310.
El 6 de septiembre de 2018, el matrimonio Corretjer-Bedrosian presentó una Oposición a la Solicitud de Desestimación. En síntesis, expresó que la comparecencia de Nestlé y la señora Hernández Abril mediante una moción de desestimación era ineficaz, toda vez que se discutieron los méritos de la reclamación y se formularon materias nuevas. Oposición, Ap. en la pág. 143.
De otro lado, arguyó que el mero uso de la marca y la frase le confiere al matrimonio Corretjer-Bedrosian derechos propietarios sobre las mismas, por lo que ostentar el Certificado de Registro no es una condición indispensable para ello.6 Id. en la pág. 144. Éste adujo que, si bien pet friendly podía considerarse un término genérico en el idioma inglés, éste podía convertirse en una marca válida en nuestra jurisdicción. Id.
en la pág. 145.
Posteriormente, el 8 de septiembre de 2018, comparecieron ante el foro primario Nestlé y la señora Hernández Abril mediante una Réplica a Oposición a la Solicitud de Desestimación. Réplica, Ap. en las págs. 239-256. En ésta, esbozaron esencialmente los mismos argumentos esgrimidos en la solicitud de desestimación. Además, en la nota al calce número cuatro (4) de este escrito, Nestlé y la señora Hernández Abril solicitaron al tribunal de instancia que tomara conocimiento judicial de los documentos -capturas de pantalla e impresiones- contenidos en su solicitud de desestimación.7 Réplica, Ap. en la pág. 153. El 10 de septiembre de 2018,8 el matrimonio Corretjer-Bedrosian presentó una Dúplica a la Réplica de Nestlé Puerto Rico et als. Dúplica, Ap. en las págs. 230-237.
Así las cosas, el 17 de septiembre de 2018, el foro primario emitió
una Orden mediante la cual dejó sin efecto el señalamiento de vista evidenciaria que estaba pautada para el 20 de septiembre de 2018. Esto, para evaluar los diversos escritos presentados por las partes y realizar las determinaciones correspondientes a la moción dispositiva presentada por Nestlé
y la señora Hernández Abril. Orden, Ap. en la pág. 226.
Finalmente, el 24 de octubre de 2018, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia. El foro primario resolvió que, en virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 169, el término pet friendly era uno genérico. Por lo tanto, éste no estaba sujeto...
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