Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Enero de 2007, número de resolución KLRA0600406
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLRA0600406 |
| Tipo de recurso | Recursos de revisión administrativa |
| Fecha de Resolución | 31 de Enero de 2007 |
LEXTA20070131-28 Universal Solar Products v. Solasia
de P.R.,Inc.
| UNIVERSAL SOLAR PRODUCTS Recurrente | | REVISION Administrativa Procedente del Departamento de Estado |
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Rodríguez de Oronoz, el Juez López Feliciano y la Jueza
García García.
Rodríguez de Oronoz, Jueza Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2007.
Comparece ante nos, Universal Solar Products, Inc. (Universal o la recurrente) mediante el recurso de epígrafe. A través del mismo, nos solicita que revoquemos la resolución emitida por el Departamento de Estado, el 10 de abril de 2006. Mediante dicha resolución, el Departamento de Estado ordenó la continuación de los trámites de inscripción de marca sobre unos diseños de cisternas de agua sometidos por Solasia de Puerto Rico, Inc. (Solasia o la recurrida). En consecuencia, declaró no ha lugar la moción de oposición presentada por Universal.
En el presente recurso debemos resolver si erró el Departamento de Estado al permitir la inscripción de varios diseños de cisternas de agua, por alegadamente
tratarse de diseños funcionales. Asimismo, resolveremos si dicha inscripción es permisible bajo la Ley de Marcas de Puerto Rico.
Por los fundamentos que se expresan a continuación, se confirma la resolución recurrida.1
El 19 de julio de 2005, Solasia presentó una solicitud de registro de marca ante el Departamento de Estado para la inscripción de los siguientes diseños de cisternas de agua: Diseño de Cisterna Eléctrica Solasia; Diseño de Cisterna Horizontal Solasia; y Diseño de Cisterna Vertical Solasia. Mediante dicha solicitud, Solasia informó que dichas marcas habían sido mercadeadas y vendidas con carácter de exclusividad por ésta desde el 1ro de octubre de 1999.
Posteriormente, Universal se opuso al registro. Alegó que la Ley de Marcas de Puerto Rico no provee para la inscripción de diseños que puedan tener un elemento de funcionalidad. Sostuvo que los diseños que Solasia
pretendía inscribir a su favor eran diseños funcionales, pues alegadamente así se admitía en la literatura promocional difundida por dicha compañía. Asimismo, arguyó que los susodichos
diseños eran utilizados universalmente y manufacturados por diversas empresas alrededor del mundo, por lo que Solasia no podía apropiarse de los mismos.
Luego de varios incidentes procesales, el Departamento de Estado emitió una orden a través de la cual paralizó los procedimientos administrativos ante sí, hasta tanto el Tribunal de Primera Instancia (TPI) tomara una determinación final en el proceso judicial iniciado por Solasia.2
No obstante, el 22 de septiembre de 2005 el TPI emitió una orden paralizando los procedimientos judiciales, permitiendo así que el Departamento de Estado resolviera la solicitud de registro de Solasia. Por tanto, los procedimientos administrativos siguieron su curso.
Así las cosas, el 10 de abril de 2006 el Departamento de Estado emitió la resolución recurrida. A continuación transcribimos algunas de las partes más relevantes de la misma.
En el caso ante nuestra consideración, Solasia solicitó protección para el diseño y forma del objeto. A estos fines incluyó facsímiles correspondientes a cisternas de agua en forma horizontal, vertical y esférica.
Un examen de los especímenes suministrados refleja que la protección en este caso solicitada recae no sólo sobre la forma tridimensional de la cisterna, sino sobre el diseño de las líneas y su particular composición. Podemos notar, además, que integrado como parte de la propia cisterna se destaca la palabra Solasia y su particular composición gráfica.
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Cabe preguntar si una marca tridimensional debe carecer de funcionalidad para que la misma pueda ser objeto de registro.
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Ciertamente hay consideraciones que han de tomarse en cuenta al examinar si la forma u objeto tridimensional es susceptible de registro. Entre éstas excepciones podemos mencionar:
a) Cuando la forma sea resultado de la naturaleza propia de los productos.
b) Cuando la forma sea necesaria para lograr un resultado técnico.
c) Cuando la forma proporcione valor adicional al producto.
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Ningun[o] de los anteriores casos supuestos es aplicable al caso de autos.
En el caso que nos ocupa, la función primordial de una cisterna es almacenar agua, irrespectivo de la forma que tenga.
Además, de lo antes mencionado debemos señalar que una revisión general de los especímenes suministrados por ambas partes demuestra que aunque poseen en común el uso del material stainless steel
y la utilización de los modelos vertical, horizontal y esférico, por lo demás difieren en el diseño de las líneas sobre los tanques. El modelo de cisterna horizontal de Solasia, por ejemplo, posee dos líneas separadas en relieve que circundan la cisterna de forma sobresaliente. El mismo modelo horizontal en el caso de Universal posee tres líneas estrechas y cercanas entre sí que circundan la cisterna.
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Como último elemento debemos señalar que Solasia
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