Sentencia de Tribunal Apelativo de 15 de Septiembre de 2014, número de resolución KLAN201401133
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLAN201401133 |
| Tipo de recurso | Apelación |
| Fecha de Resolución | 15 de Septiembre de 2014 |
LEXTA20140915-008 Industrial Publisher Inc. v. Ocasio
Una ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
| | | Apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Civil Número: K PE2013-5269 Sobre: |
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz Flores y el Juez Ramos Torres.
Ortiz Flores, Juez Ponente
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2014.
Comparece Industrial Publisher, Inc. (Industrial) mediante recurso de apelación sobre una Sentencia emitida el 11 de junio de 2014, notificada el 13 de junio de 2014, del Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan. La Sentencia apelada declaró ha lugar una solicitud de desestimación conforme a la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, infra, que fuera presentada por la señora Doris Marie Ocasio, el señor Joel Comulada y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (demandada-apelada).
Por los fundamentos que vamos a exponer, adelantamos que se confirma la sentencia apelada.
Esta controversia se originó el 22 de noviembre de 2013, cuando Industrial presentó una Demanda sobre interdicto y reclamación en daños y perjuicios al amparo de la Ley Núm.
169 del 16 de diciembre de 2009, según enmendada, mejor conocida como Ley de Marcas de Puerto Rico, en contra de la parte demandada-apelada.1 Industrial alegó ser el propietario con derecho al uso de la marca Bids Procurement Report for Puerto Rico and the Caribbean. Además, señaló que los apelados violentaban su derecho marcario al utilizar la marca Bids Publications by Doris Marie Ocasio.2
Se alegó que, desde el 26 de julio de 1982, Industrial publica una revista impresa a través de la cual ofrece un servicio al consumidor relacionado con la construcción, y provee información de las subastas públicas y privadas a celebrarse, así como los requisitos para ellas y los resultados de subastas anteriores.3 A su vez, se alegó que la utilización del nombre Bids Publications con un idéntico servicio ha creado, continua creando y creará una confusión en un mercado con características propias como lo es el mercado de la construcción.4
También se alegó que las acciones de la parte demandada-apelada fueron realizadas con conocimiento de que causa confusión, disminuye el carácter distintivo de la marca y provoca una falsa designación de origen.5
Luego de varios incidentes procesales,6 el 23 de abril de 2014, la parte demandada-apelada presentó una moción de desestimación mediante la cual alegó que el reclamo presentado por Industrial no justifica la concesión de remedio alguno, pues la palabra bids no es susceptible de obtener protección marcaria ni registral por ser dicho término uno genérico que describe el género de los servicios que la demandante ofrece.7
El 19 de mayo de 2014, Industrial presentó su oposición a la solicitud de desestimación presentada por la parte demandada.8
En la misma, la parte apelante arguyó que su marca no es una genérica sino descriptiva,9 ya que el servicio que ofrece es una revista que recoge información sobre diversas subastas que se publican en el campo de la construcción.10
La parte apelante se sostuvo que la misma no era genérica porque no describía el servicio que esta ofrece, pero que del tribunal concluir que la misma era genérica ello no le privaba de que le brindara protección a la misma, conforme a la jurisprudencia.11
Se alegó además que, en la alternativa, la marca de la apelante había adquirido un significado secundario, ya que la marca y su origen es uno reconocido en el mercado de la construcción.12
Examinados los escritos presentados por las partes, el TPI emitió la Sentencia apelada el 11 de junio de 2014, notificada el 13 de junio de 2014, la cual declaró ha lugar una solicitud de desestimación presentada por la parte demandada-apelada. El TPI razonó que la demanda no aduce hechos que justifiquen la concesión de un remedio toda vez que Industrial pretende proteger una marca de naturaleza genérica no sujeta a la protección del derecho marcario.13 Insatisfecho con tal determinación, Industrial compareció ante nosotros e hizo los siguientes señalamientos de error:
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia Sala de San Juan por voz de la Honorable Juez Giselle Romero García al realizar un análisis erróneo contrario a derecho en cuanto a la categorización de la marca de la parte demandante y por lo tanto entender que la marca Bids Procurement Report for Puerto Rico and the Caribbean no tiene derecho a protección marcaria por la misma ser genérica, desestimando así la causa de acción incoada.
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia Sala de San Juan por voz de la Honorable Juez Giselle Romero García al desestimar la causa de acción instada por Industrial Publisher, Inc., sin tomar en consideración la interpretación jurisprudencial de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, violentando el debido proceso de ley del apelante a una vista evidenciaria.
El derecho marcario en Puerto Rico está regulado por la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009 conocida como la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, 10 L.P.R.A sec.
223, et seq. Surge de la exposición de motivos de dicha ley lo siguiente:
En un mercado global los derechos de propiedad intelectual constituyen el principal activo de cualquier empresa. En específico, las marcas de fábrica tienen el propósito de identificar bienes y servicios de cualquier industria, además de representar lo que es plusvalía del negocio. Del mismo modo que otros estados de los Estados Unidos, Puerto Rico tiene una oficina, conocida como Puerto Rico Trademark Office
(PRTO) que se encarga de administrar los procedimientos relacionados a registros de marca a nivel estatal. Por ello necesita un estatuto que de forma ordenada se atempere a las circunstancias modernas y propias de la práctica de derecho marcario en Puerto Rico.
La Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, supra, integra elementos de la Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991; el Lanham Trademark Act, 15 U.S.C. secs. 1051 et seq. y el Model State Trademark Act.14
El propósito de la aprobación de la medida fue generar mayor confianza para empresas nacionales y aquellas multinacionales que hacen o interesen hacer negocios en Puerto Rico. 15
Entre otras cosas, la medida detalla prohibiciones de registro, especifica la protección de nombres personales y designaciones geográficas, y también dispone sobre la protección a empaques, envases y marcas famosas.16 Esta ley persigue incentivar industrias relacionadas a marcas, mercadeo y branding, además de conferir protección a industrias multinacionales en Puerto Rico, de modo que tengan mayor confianza al hacer negocios en Puerto Rico. 17
El derecho a una marca se adquiere por el mero uso de la misma en el comercio o por el registro de esta basado en la intención bona fide de utilizar la misma en el comercio. Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, Art. 3. Sin...
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