Sentencia de Tribunal Apelativo de 21 de Junio de 2012, número de resolución KLAN201000584
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLAN201000584 |
| Tipo de recurso | Apelación |
| Fecha de Resolución | 21 de Junio de 2012 |
| SOLASIA DE PUERTO RICO, INC. Apelante v. UNIVERSAL SOLAR PRODUCTS, INC. Apelado | KLAN201000584 | APELACIÓN procedente del Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de San Juan CIVIL NÚM. KPE-2005-2520 (904) SOBRE: MARCAS DE FÁBRICA |
Panel Integrado por su Presidente el Juez Cortés Trigo, la Jueza Colom García y el Juez Vizcarrondo Irizarry
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2012.
Comparece Solasia de Puerto Rico, Inc. (en adelante Solasia) mediante recurso de Apelación presentado el 26 de abril de 2010. Solasia recurre de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 24 de marzo de 2010, notificada el 25 de marzo de 2010, en la cual se declaró sin lugar la solicitud de injunction permanente de Solasia y desestimó las reclamaciones de daños y perjuicios. Solasia alegó que el tribunal erró al entender que Universal no infringió el derecho marcario de Solasia al determinar que no existe probabilidad de confusión en el consumidor prudente y razonable respecto al origen de las marcas.
Evaluados los alegatos de las partes, el análisis ponderado que hemos hecho de los documentos que obran en el apéndice en Apelación, y aplicada la jurisprudencia sobre derecho de marcas, confirmamos la sentencia apelada.
Solasia es una corporación dedicada a la fabricación y venta de cisternas y calentadores solares en Puerto Rico. El 20 de julio de 2005 Solasia presentó demanda contra Universal Solar Products, Inc. (en adelante Universal) alegando violación a los derechos de propiedad intelectual bajo la Ley de Marcas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991, 10 L.P.R.A. sec. 171 et seq., competencia desleal al amparo del Código Civil de Puerto Rico y daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico.
En su demanda expuso que es la dueña del diseño de tres modelos de cisternas en acero inoxidable pulido (uno esférico, uno horizontal y uno vertical) los cuales ha utilizado en el comercio de Puerto Rico de manera ininterrumpida desde octubre 1999. Al momento de incoar la demanda Solasia había presentado ante el Departamento de Estado la solicitud de registro de marca de fábrica para sus tres modelos. Añadió que el público asocia las cisternas de acero inoxidable horizontal y vertical con Solasia, en gran medida debido a la venta, a las campañas publicitarias y promociones de sus productos.
También alegó que Universal había comenzado a utilizar unos diseños idénticos a los de Solasia, específicamente los modelos horizontal y vertical. Adujo que el uso de dichos diseños por parte de Universal sin tener la autorización debida para ello, creaba la probabilidad de confusión al consumidor en cuanto al origen, la naturaleza, la calidad y las características de los productos que mercadea Solasia. Esta situación provocó una disminución en las ventas de sus productos y su participación en el mercado.
En la demanda Solasia solicitó que se dictara orden ex parte de entredicho provisional y de injunction preliminar dirigida a Universal para que cesara y desistiera inmediatamente de: 1) utilizar en el comercio de Puerto Rico los diseños horizontal y vertical en sus cisternas; 2) de usar un diseño confusamente similar a los de la demandante; 3) violar cualquier otro derecho de propiedad intelectual de Solasia; 4) competir deslealmente con Solasia; y 5) publicar o promocionar en forma alguna anuncio o gestión que incorpore o use un diseño o marca similar a las marcas de la demandante.1 Solasia presentó una Solicitud de Registro para las marcas Diseño de Cisterna Esférica Solasia, Diseño de Cisterna Horizontal Solasia y Diseño de Cisterna Vertical Solasia
ante el Departamento de Estado el 19 de julio de 2005. Oportunamente Universal se opuso al registro de marca propuesta por Solasia alegando que la Ley de Marcas, supra, no provee protección para aquellos diseños que puedan tener un elemento de funcionalidad.2 El TPI emitió orden el 11 de agosto de 2005 en la que determinó que Universal había establecido evidencia prima facie de que los diseños vertical y horizontal de las cisternas de Solasia no eran apropiables por ser funcionales. Posteriormente, emitió otra orden en la cual aclaró que la anterior orden era una determinación preliminar y paralizó los procedimientos hasta que el Departamento de Estado resolviera la solicitud de registro de parte de Solasia. Luego de varios incidentes procesales, el TPI emitió otra orden el 18 de julio de 2006 en la que declaró no ha lugar la solicitud de remedios provisionales presentada por Solasia y se reiteró en su orden de 11 de agosto de 2005.
El Departamento de Estado emitió Resolución el 10 de abril de 2006 declarando sin lugar la solicitud de oposición interpuesta por Universal. Determinó que Solasia solicitó protección para el diseño y la forma de los diferentes modelos de las cisternas mediante presentación de un facsímil de cada uno de los modelos de cisternas. El diseño protegido entonces, expresó el Departamento de Estado, recae sobre la forma tridimensional de la cisterna, el diseño de las líneas y su particular composición, además de estar integrado como parte de la propia cisterna la composición gráfica particular de la palabra Solasia.3 Concluyó que los diseños de las cisternas presentados por Solasia no conllevan un elemento de funcionalidad y que se distinguen de otros modelos en el mercado4 por el diseño de las líneas sobre los tanques y que al estar las marcas impresas en los diferentes especímenes se evita cualquier confusión en el consumidor. Al declarar sin lugar la oposición interpuesta por Universal, ordenó continuar con el trámite de inscripción a favor de Solasia. El Departamento de Estado emitió las certificaciones de registro de marca de los tres diseños de cisternas de Solasia el 13 de julio de 2006.
Universal presentó recurso de revisión administrativa de la resolución emitida por el Departamento de Estado ante este Tribunal solicitándonos la revocación de la resolución. Mediante sentencia emitida el 31 de enero de 2007 dictaminamos que Universal no logró demostrar que la decisión tomada por el Departamento de Estado fuera caprichosa, arbitraria o errónea en derechos.5
En esa misma fecha denegamos el recurso de Certiorari presentado por Solasia, solicitándonos revocar la orden emitida por el TPI el 18 de julio de 2006 en la que declaró no ha lugar la solicitud de remedios provisionales presentada por Solasia al amparo de la Ley de Marcas, supra.6
Solasia acudió ante nos de dicha orden señalando que el TPI erró al entender que los diseños de Solasia no son apropiables como marcas aun cuando el Departamento de Estado resolvió lo contrario y erró también al denegar el remedio extraordinario preliminar que autoriza la Ley de Marcas, supra. Resolvimos devolver el caso para continuar con los procedimientos por entender que el TPI no había tomado una determinación final que nos permitiera intervenir.
Posteriormente, el TPI denegó el injunction preliminar mediante resolución el 3 de diciembre de 2007 luego de celebrar vista. Señaló que Solasia no logró establecer probabilidad razonable de prevalecer en los méritos. El TPI entendió que la marca registrada por Solasia de los modelos vertical y horizontal de las cisternas incluye tanto la forma tridimensional del objeto como el diseño y el logo de Solasia. Asimismo, determinó que los productos de Solasia y Universal eran distinguibles por el logo o etiqueta adherido a los dos modelos identificando claramente su origen; que la cisterna horizontal de Solasia tiene un par de dos líneas separadas en relieve que circundan el producto y la de Universal tiene un par de tres líneas estrechas y cercanas entre sí que circundan la cisterna; que el modelo de Solasia tiene una base cóncava y el de Universal una base plana; y por último, que el modelo vertical de Solasia tiene un par de dos líneas separadas en relieve que circundan la cisterna de forma sobresaliente y la de Universal posee un par de tres líneas estrechas y cercanas entre sí que circundan la cisterna. También encontró que Solasia no estableció la probabilidad de confusión entre los productos de Solasia y Universal y que Soalsia no destacó en sus anuncios y materiales promocionales el diseño del producto como indicador de su origen. Además expresó,que Solasia siempre ha vendido sus cisternas con el logo de la compañía, por lo que los consumidores lo identifican por la etiqueta y no por el diseño. Al concluir aclaró que todas las determinaciones en su resolución eran preliminares.
Inconforme, Solasia acudió nuevamente ante este Tribunal aduciendo que la determinación era equivocada y que lesionaba de forma irreparable sus intereses propietarios. Mediante Resolución emitida el 28 de febrero de 2008 denegamos el recurso de Certiorari por entender que el tribunal no había resuelto los planteamientos de las partes de forma final, por carecer de elementos de juicio para sustituir la apreciación del TPI y por entender que éste no abuso de su discreción al denegar el referido remedio provisional.7
La vista de injunction permanente se celebró el 21 de enero de 2010.8 Allí testificaron la Dra. Aurea Beltrán Colón y el ingeniero mecánico Luis González, Jr. como parte de la prueba pericial del recurrente. Por su parte, Universal presentó como perito para refutar a la perito de la parte recurrente, al Sr.
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