Sentencia de Tribunal Apelativo de 31 de Enero de 2005, número de resolución KLRA0400623
| Emisor | Tribunal Apelativo |
| Número de resolución | KLRA0400623 |
| Tipo de recurso | Recursos de revisión administrativa |
| Fecha de Resolución | 31 de Enero de 2005 |
| Fraterfood Services, Inc. Oponente-Recurrido v. Jorge Rodríguez Melani Solicitante-Recurrente | | Revisión de Decisión Administrativa procedente del Departamento de Estado, Oficina de Marcas Expediente 59,566 |
Panel integrado por su presidente, Juez Urgell Cuebas y los Jueces Cordero y Rodríguez Muñiz.
Urgell Cuebas, Juez Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2005.
El recurrente, Sr. Jorge Rodríguez Melani, solicita que revisemos la resolución emitida por el Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico mediante la cual denegó su solicitud para la inscripción de la marca de servicio "Tierra del Fuego", para ser utilizada como nombre de un restaurante de comida argentina.
Señala el recurrente que incidió el Departamento de Estado al entender que las gestiones del opositor a su solicitud, Fraterfood Services, Inc. (Fraterfood), constituyen uso en el comercio de la marca "Tierra del Fuego", o que dichas gestiones constituyen uso análogo, según
contemplado en la Ley de Marcas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991. Señala, además, que erró el Departamento de Estado al resolver sobre la buena fe de la parte recurrente sin haber celebrado una vista evidenciaria y al solicitarle que sometiera la evidencia de sus gestiones realizadas en el curso ordinario de los negocios para la utilización de la marca.
Examinados los señalamientos a la luz de la Ley Núm. 63, supra, procedemos a confirmar la resolución recurrida.
I
El 26 de noviembre de 2003 el Sr. Jorge Rodríguez Melani (el Solicitante) presentó ante el Registro de Marcas del Departamento de Estado el formulario para solicitar que se registrara a su favor la marca de servicio "Tierra del Fuego", a ser usada en servicios de restaurante. El edicto relacionado a la solicitud fue publicado el 7 de diciembre siguiente.
El 30 de diciembre de 2003 Fraterfood presentó ante el Departamento de Estado un escrito de oposición al registro de la marca de servicio "Tierra del Fuego", aduciendo como fundamentos que:
(i) Fraterfood utilizó la marca TIERRA DEL FUEGO antes que el Solicitante en la coordinación, establecimiento y promoción de la ampliación de sus servicios de restaurante al mercado de los restaurantes de tipo argentino. (ii) En la alternativa, el uso análogo de la marca en preparación para brindar su servicio de restaurante argentino es suficiente para impedir el registro a nombre del Solicitante, quien nunca ha usado dicha marca y meramente alega que la usará en el futuro. (iii) El Solicitante presentó su solicitud de mala fe, con conocimiento de los planes de Fraterfood de abrir un restaurante argentino llamado TIERRA DEL FUEGO.
El escrito en oposición al registro de marca fue acompañado de una declaración jurada del Sr. Rubén Morales Hernández, presidente de Fraterfood, al efecto de que los hechos expuestos en el escrito le constan de su propio y personal conocimiento. En la oposición, además, acompañó copia del diseño propuesto por Fraterfood para el logo del restaurante Tierra del Fuego; copias de varias comunicaciones con sus socios y sus arquitectos (de Argentina y Colombia) y su agencia de publicidad; copia de presentaciones y otras comunicaciones con la institución que proveerá el financiamiento del proyecto, Westernbank, y con la gerencia del Centro Comercial Plaza las Américas. Ésta incluyó, también, el contrato de arrendamiento entre Fraterfood y Plaza las Américas para el espacio que ocuparía el restaurante en el referido centro comercial. Finalmente, se incluyeron dos artículos del periódico El Vocero en los cuales se anuncia la inversión millonaria de Fraterfood en el restaurante propuesto y la inminente apertura del restaurante de comida argentina "Tierra del Fuego".
El 31 de marzo de 2004 el Departamento de Estado emitió una orden al Sr. Rodríguez Melani para que sometiera su contestación a la oposición presentada por Fraterfood. Le ordenó, además, "presentar evidencia de aquellas gestiones que haya realizado en el curso ordinario de los negocios para la utilización de dicha marca en Puerto Rico." En atención a lo ordenado, el 13 de abril de 2004, presentó una solicitud de desestimación y réplica a la oposición. También presentó una moción en cumplimiento de orden, aduciendo que en tanto la solicitud de registro de marca se presentó bajo la modalidad de intento de uso, no es necesario demostrar las gestiones realizadas para la utilización de la marca cuyo registro es solicitado.
El 23 de abril de 2004 Fraterfood presentó una solicitud para que se decidiese la controversia al amparo del Art. 8 de la Ley Núm. 63, supra, o sea, a base de los escritos y la evidencia documental presentada por las partes. El 28 de abril siguiente el Sr. Rodríguez Melani indicó que "no tenemos reparo en que se resuelva la controversia objeto de este litigio conforme a los escritos que obran en autos."
El 8 de junio de 2004 el Departamento de Estado emitió una resolución dispositiva declarando con lugar la oposición presentada por Fraterfood, de esa forma denegó la solicitud de inscripción de la marca de servicio. El Sr.
Rodríguez Melani solicitó la reconsideración, la cual también fue denegada. Inconforme, presentó el recurso de revisión que aquí atendemos, señalando que incidió el Departamento de Estado:
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[A]l entender que las gestiones de Fraterfood constituyen uso en el comercio de la marca Tierra del Fuego.
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[A]l entender que constituyen uso análogo la mera creación e intercambio de ideas con empleados y asesores de los artículos promocionales y publicitarios de la marca Tierra del Fuego hechos con antelación al uso de la misma.
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[A]l resolver la controversia sobre la buena fe de las partes, sin antes haber celebrado vista evidenciaria, en donde se sopesara la credibilidad de los testigos.
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[A]l solicitarle al compareciente que evidenciara las gestiones realizadas en el curso ordinario de los negocios para la utilización de la marca, cuando éste radicó la solicitud de registro de marca bajo la modalidad de intento de uso y dicho requisito no surge de ninguna ley o provisión particular.
El recurrente acompañó la solicitud de revisión con una moción en auxilio de jurisdicción, la cual denegamos. Fraterfood presentó su alegato en oposición a la solicitud de revisión. Estando en posición de resolver procedemos a ello.
II
La norma para la revisión de las decisiones del Departamento de Estado sobre el derecho marcario fue expuesta en Colgate-Palmolive v. Mistolín, 117 D.P.R. 313, 333 (1986), al resolver el Tribunal Supremo que:
Contra las decisiones de la Oficina de Marcas del Departamento de Estado, los tribunales deben dictaminar no sólo la actuación registral de la agencia, sino también los derechos sustantivos de las partes. Este enfoque se impone como un imperativo de la economía procesal.
La resolución del Departamento de Estado incluyó un extenso recuento de los hechos pertinentes a la solicitud de registro y su oposición. En este recurso las controversias entre las partes se refieren a las consecuencias jurídicas de los hechos relatados en la resolución y no a que las determinaciones de hechos del Departamento de Estado estén en controversia. Hemos comparado el recuento de los hechos con los escritos y evidencia documental incluidos en el expediente en revisión y concluimos que éste presenta un cuadro balanceado de los mismos. Por lo tanto, procedemos a reproducir las determinaciones de hechos, las cuales son como sigue:
Fraterfood Services, Inc., es una corporación subsidiaria de Margarita's Mexicanas, Inc., corporación que se ha dedicado por varios años al servicio de restaurante. Por su parte, el solicitante, señor Jorge Rodríguez Melani, se ha dedicado al negocio de restaurantes argentinos por casi diez años. El señor Rodríguez es presidente de diversas corporaciones y opera el restaurante de tipo argentino "Cabaña Las Lilas", ubicado en Plaza las Américas, y ciertos locales de comida rápida llamados "La Parilla Argentina". Fraterfood comenzó negociaciones encaminadas a expandir sus negocios de restaurantes a otro tipo de comidas internacionales, incluidos restaurantes argentinos.
A mediados del año 2003, representantes de Fraterfood comenzaron a considerar la posibilidad de establecer un restaurante de comida argentina en San Juan. Seleccionaron la marca "Tierra del Fuego" como el nombre de su nueva empresa. En mayo de 2003, Fraterfood contactó a la empresa BMA Arquitectos & Asociados, en Buenos Aires, Argentina, con el propósito de discutir las ideas de Fraterfood para abrir un restaurante de carnes argentinas bajo el nombre "Tierra del Fuego". La reunión se llevó a cabo el 30 de mayo de 2003, en el Hotel Marriot Plaza de Buenos Aires.
El 6 de junio de 2003, Julio F. Méndez, presidente de la Junta de Directores de Fraterfood y fundador de Margaritas's Mexicanas, Inc., envió un mensaje electrónico a sus contactos en Buenos Aires indicando que había sido un placer conocerlos y que esperaba poder trabajar juntos en la realización de "Tierra del Fuego" (ver Anejo I)1. En igual fecha, éste envió un mensaje a otro de sus contactos en Argentina indicando que esperaba poder abrir un restaurante argentino de carnes en San Juan para marzo de 2004 (ver Anejo II).
Ya para el mes de junio de 2003, la agencia de publicidad Zurdo Advertising & Promotions comenzó a elaborar diferentes alternativas para el logo del nuevo restaurante. El 30 de julio de 2003, la gerencia de Fraterfood anunció la aprobación del logo final de "Tierra del Fuego" preparado por dicha agencia (ver Anejo III).
El 15 de junio de 2003, Fraterfood presentó a la gerencia de Plaza las Américas su concepto para el restaurante "Tierra del Fuego". Como resultado de dicha presentación, las...
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