Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 2 de Mayo de 1986 - 117 D.P.R. 313
| Emisor | Tribunal Supremo |
| DPR | 117 D.P.R. 313 |
| Fecha de Resolución | 2 de Mayo de 1986 |
117 D.P.R. 313 (1986) COLGATE-PALMOLIVE CO. V.
MISTOLIN DE P.R., INC.
demandante y peticiónaria
vs.
MISTOLIN DE PUERTO RICO, INC., demandados y recurridos
Núm. O-85-137
117 D.P.R. 313
2 de mayo de 1986
PETICIÓN DE CERTIORARI para revisar una SENTENCIA de Angel G. Hermida, J. (San Juan), sobre revisión judicial de decisión administrativa que declara sin lugar la expedición de dicho auto de revisión solicitado. Revocada y se devuelven los autos originales al tribunal de instancia para la continuación de procedimientos compatibles.
1. DERECHO PENAL--NATURALEZA Y ELEMENTOS DE DELITO Y DEFENSAS-- DELITOS ESTATUTARIOS--CREACIÓN Y DEFINICIÓN--Por disposición expresa del Art. 278 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 4622), los Arts. 311--317 del Código Penal de 1902 (33 L.P.R.A.
secs. 1311--1317) continúan vigentes y configuran el delito de copiar o falsificar una marca de fábrica perteneciente a otro. La definición de "marca de fábrica" en el Art. 314 del Código Penal de 1902, preponderantemente descriptiva, suple en cierto modo la laguna de ausencia de definición en nuestra Ley de Marcas de Fábrica.
2. PALABRAS Y FRASES-- Marca de Fábrica.--La mejor definición de una marca de fábrica es describir su función esencial.
3. ID-- Marca de Fábrica.--Una marca es un símbolo--en sentido amplísimo--mediante el cual el comerciante identifica sus productos. Su función principal es diferenciar.
4. MARCAS DE FABRICA, NOMBRES COMERCIALES Y COMPETENCIA INJUSTA--MARCAS Y NOMBRES SUJETOS A SER APROPIADOS--EN GENERAL--NATURALEZA DE LAS MARCAS DE FABRICA--En la práctica la marca no sólo señala el origen del producto sino también su calidad e individualidad.
5. ID.--ID.--INTERÉS ADQUIRIDO SOBRE UNA MARCA--El interés adquirido sobre una marca es un derecho propietario; la Sec. 1 de la Ley de Marcas de Fábrica, 10 L.P.R.A. sec. 191, así lo caracteriza al referirse al "dueño de una marca".
6. ID.--ID.--LEY DE MARCAS DE FABRICA--La Ley de Marcas de Fábrica guarda silencio sobre cómo se adquiere la propiedad sobre una marca. Sólo provee mecanismos ya existentes.
7. ID.--ID.--ID--Nuestro derecho de marcas tiene como fundamento jurídico los conceptos implícitos en nuestra Ley de Registro de Marcas, los usos y costumbres comerciales (Art. 2 del Código de Comercio), la protección que otorga nuestro ordenamiento a la propiedad en general, la teoría de la competencia ilícita y la equidad (Art. 7 del Código Civil).
8. ID.--ID.--ID--La Ley de Marcas de Fábrica presupone un sistema de derecho sustantivo. El legislador ha admitido en Puerto Rico el sistema marcario norteamericano; por ello la jurisprudencia de esa latitud goza de un valor altamente persuasivo en Puerto Rico.
9. ID.--ID.--DERECHO EXCLUSIVO SOBRE UNA MARCA--En Estados Unidos la doctrina reconoce cuatro requisitos indispensables para la génesis del derecho exclusivo sobre una marca: (1) que el símbolo sea susceptible de ser apropiado como marca inmediatamente o mediante la adquisición de significación secundaria; (2) que se adhiera físicamente al producto ( affixation); (3) que haya una distribución o venta bona fide del producto, y (4) que el adquirente tenga prioridad y exclusividad en el uso de la marca frente a otros, aun cuando éstos no utilicen el símbolo, en rigor, como marca de fábrica. A todos estos requisitos se le ha añadido la buena fe.
10. ID.--ID.--EN GENERAL--NATURALEZA DE LAS MARCAS DE FABRICA--Como regla general las marcas de fábrica sólo reciben protección jurídica dentro de determinado mercado y jurisdicción. La extensión territorial del derecho es coextensiva con la extensión territorial de su uso. Lo verdaderamente relevante es el uso del símbolo en la jurisdicción o mercado en que se encuentra el foro.
11.
ID.--ID.--ACCIONES--JURISDICCIÓN--Los tribunales de Puerto Rico, por no ser foros judiciales internacionales, no pueden vindicar la moralidad comercial a escala supranacional en controversias locales sobre marcas de fábrica. Si el valor jurídico lesionado no tiene vida en nuestra jurisdicción, en ausencia de una ley federal o tratado internacional de aplicación local para protegerla, nada pueden hacer los tribunales locales.
12. ID.--REGISTRO, REGLAMENTACIÓN Y DELITOS--REGISTRO--EN GENERAL--Para propósitos de análisis marcario en controversias sobre registrabilidad de marcas, deben diferenciarse cuatro categorías de términos: (1) genéricos; (2) descriptivos; (3) sugestivos, y (4) arbitrarios o imaginarios. Ver texto de la opinión para las particularidades de estas categorías.
13. ID.--MARCAS Y NOMBRES SUJETOS A SER APROPIADOS--EN GENERAL--En el derecho marcario, la diferencia entre un término descriptivo y uno sugestivo es algo confusa; para diferenciarlos se han desarrollado varios criterios: (1) el grado de imaginación; (2) la necesidad de los competidores, y (3) el uso por los competidores. A pesar de estos criterios, se ha señalado que en la realidad y práctica cotidiana los tribunales usan como medida ( test) la intuición.
14. ID.--ID.--ID--Los términos sugestivos están en algún punto intermedio entre los términos descriptivos y los términos arbitrarios.
15. ID.--REGISTRO, REGLAMENTACIÓN Y DELITOS--EN GENERAL--Los términos sugestivos son inscribibles o registrables sin necesidad de significación secundaria.
16. ID.--MARCAS Y NOMBRES SUJETOS A SER APROPIADOS--EN GENERAL-- NATURALEZA DE LAS MARCAS DE FABRICA--Aunque las marcas pueden realizar una importante función publicitaria, la propaganda por sí sola no crea marcas de fábrica; el uso publicitario no es el uso necesario para que dé génesis a ese derecho.
17. ID.--REGISTRO, REGLAMENTACIÓN Y DELITOS--PODER PARA REGLAMENTAR MARCAS DE FABRICA--La publicidad puede alcanzar y equivaler al uso "análogo" necesario que conforme nuestra ley impida la registración de una marca por otra persona.
18. ID.--MARCAS Y NOMBRES SUJETOS A SER APROPIADOS--LEY DE MARCAS DE FABRICA--Nuestra Ley de Marcas de Fábrica es de carácter registral, no sustantivo.
19. ID.--REGISTRO, REGLAMENTACIÓN Y DELITOS--REGISTRO--EN GENERAL--Nuestro esquema legislativo provee para que una petición de inscripción ex parte no afecte los derechos de terceros; a tales efectos se exige como salvaguarda la publicación de edictos para notificar la petición de inscripción.
20. ID.--ID.--ID.--ID--En virtud del requisito de notificación de petición de inscripción por medio de publicación de edictos, los derechos de cualquier tercero interesado pueden hacerse valer a través de tres procedimientos inter partes de naturaleza contenciosa a saber: (1) oposición --el promovente trata de impedir la registración a favor del promovido; (2) cancelación --donde el promovente interesa que se cancele la inscripción, y (3) interferencia --que acontece cuando dos marcas incompatibles buscan los beneficios registrales.
21. ID.--ID.--ID.--ID--Cuando un tercero comparece al Departamento de Estado a oponerse a que se registre una marca a favor del peticiónario y también solicita la inscripción a su favor es aplicable la Sec. 6 de la Ley de Marcas de Fábrica, 10 L.P.R.A. sec. 196. Esto se trata de un procedimiento de interferencia.
22. ID.--ID.--ID.--ID--En casos de interferencia, el Departamento de Estado deberá decidir sobre la validez y suficiencia de las objeciones hechas a la inscripción por la parte adversa, si algunas, y la prioridad en el uso legítimo (inclusive la buena fe) de la marca.
23. ID.--ID.--ID.--ID--El uso previo de un término en publicidad y promoción análogo al uso como marca de fábrica es suficiente para impedir la registración por un usuario subsecuente del mismo término o uno similar.
24. ID.--USURPACIÓN Y COMPETENCIA INJUSTA--QUE CONSTITUYE COMPETENCIA ILEGAL O INJUSTA--EN GENERAL--La doctrina del uso análogo aspira a brindar protección a aquellos distintivos comerciales, que si bien no eran en sentido estricto marcas de fábrica, ameritan tutela jurídica bajo lo que se conoce como competencia injusta ( unfair competition).
25. ID.--REGISTRO, REGLAMENTACIÓN Y DELITOS--REGISTRO--
NEGATIVA A REGISTRAR--A tenor con la Sec. 4 (f) de la Ley de Marcas de Fábrica, debe denegarse la inscripción de una marca si existe probabilidad de confusión en la mente del público. El uso publicitario vasto de una frase puede crear en la mente del público una relación tal entre el slogan y el producto que llegue a crear confusión la inscripción de la misma frase para otro producto.
26. ID.--ID.--ID.--EN GENERAL--Uno de los principales propósitos del registro de marcas es evitar la confusión sobre el origen de los productos en los compradores.
27. ID.--ID.--ID.--ID--Cuando los tribunales revisan las decisiones de la Oficina de Marcas del Departamento de Estado, deben dictaminar no sólo la actuación registral de la agencia, sino también los derechos sustantivos de las partes. Se trata de un imperativo de la economía procesal.
Maggie Correa Avilés, de McConnell, Valdés, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz Suria, abogada de la parte recurrente.
Federico Calaf Legrand, de Reichard, Colberg & Calaf,
abogado de la parte recurrida.
OPINION DEL JUEZ: NEGRÓN GARCIA
Este litigio suscita cuestiones importantes sobre el estado del derecho de marcas de fábrica en Puerto Rico.
Sus antecedentes fácticos se remontan al 1976. Mistolín de Venezuela, ideó la frase "Mistolín hace feliz a su nariz" para la promoción de sus productos. Posteriormente Colgate-Palmolive la copió y usó en mercados donde no habían penetrado los artículos de Mistolín.
Así Colgate-Palmolive adquirió su uso exclusivo como marca de fábrica
en Colombia y Uruguay, y Mistolín en Venezuela, Panamá y República Dominicana.
En 1980 Mistolín de P.R., Inc., comenzó a distribuir sus productos en la isla. Desde ese año hasta el 23 de septiembre de 1983 no utilizó en su publicidad y productos la frase. Desconocemos los motivos.
El 7 de agosto de 1983...
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