Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 14 de Septiembre de 2005 - 165 DPR 598

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Arribas & Associates, Inc.

Peticionaria

v.

American Home Products Corp.

Recurrido

Certiorari

2005 TSPR 128

165 DPR 598 (2005)

165 D.P.R. 598 (2005), Arribas v. American Home, 165:598

2005 JTS 133 (2005)

Número del Caso: CC-2003-939

Fecha: 14 de septiembre de 2005

Tribunal de Apelaciones: Circuito Regional I de San Juan

Juez Ponente: Hon. Carlos Rodríguez Muñiz

Abogados de la Parte Peticionario: Lcda. Wilma I.

Cadilla Vázquez

Lcdo. Jorge R. Quintana Lajara

Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Alejandro J. Cacho

Lcdo.

Federico Calaf Legrand

Registro de Marcas, Revisión Administrativa Procedente del Departamento de Estado, se confirmar la decisión del Departamento de Estado de cancelar el registro de la marca Sonata.

Quien se ve afectado deberá probar alguna de las defensas disponibles -notablemente, que es usuario previo de la marca- o deberá atacar la validez misma del registro.

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Hernández Denton

San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2005.

El presente recurso nos permite determinar quién tiene mejor derecho sobre una marca: una compañía que la registró primero en el Registro de Marcas del Departamento de Estado del Estado Libre Asociado pero que no la ha usado, o un titular registral federal posterior, que fue quien antes la utilizó en el comercio en Estados Unidos y en Puerto Rico.

I.

En febrero de 1997, la recurrida American Home Products (en adelante AHP) solicitó a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos la inscripción de la marca Sonata. Dicha solicitud se hizo con la intención bona fide de usar la marca en productos farmacéuticos para el insomnio.

Tras comenzar a usar Sonata en el comercio interestatal de Estados Unidos en febrero de 1998, AHP obtuvo el registro de la marca en junio de ese mismo año.

De otra parte, en mayo de 1998, Arribas & Associates, Inc. (en adelante Arribas) solicitó al Departamento de Estado de Puerto Rico que registrara a su favor la marca "Sonata Sleeping Aid Medicine". La solicitud del registro se hizo sin haber usado la marca previamente en el comercio, pero con la intención de usarla para un producto farmacéutico para el insomnio. Tras ciertos trámites, el Departamento de Estado finalmente registró la marca Sonata a favor de Arribas mediante el registro núm. 43,034.

En agosto de 1999, AHP expandió su uso de la marca a Puerto Rico. En esa fecha comenzó a venderle el producto Sonata a diversas farmacias del país.

Así las cosas, en marzo del 2000, AHP presentó al Departamento de Estado una petición de cancelación del registro núm. 43,034, el registro de la marca Sonata a favor de Arribas. En su petición, AHP señaló que había registrado la misma marca, para el mismo tipo de producto, en el registro federal de la Oficina de Patentes y Marcas. Adujo, además, que había usado la marca mucho antes que Arribas y que había invertido considerables sumas de dinero en la publicidad y promoción del producto. Expuso que de permitirse la coexistencia de ambas marcas, los consumidores se confundirían y podrían adquirir el producto que en su día mercadeara Arribas como si fuera el de AHP. Un tiempo después, AHP también solicitó al Departamento de Estado que registrara la marca Sonata a su favor.

Luego de ciertos trámites procesales, el Departamento de Estado celebró una vista para dilucidar el asunto de la cancelación. En esa vista AHP

aportó prueba documental y testifical. Arribas presentó una estipulación de las partes sobre la existencia del registro núm. 43,034 en el Departamento de Estado, registro objeto de cancelación.

Como resultado de esa vista, la agencia determinó que no había evidencia de uso alguno de la marca por parte de Arribas, que AHP había usado la marca en Estados Unidos previo al registro por parte de Arribas e, incluso, que luego de éste, AHP había sido el primer usuario de la marca en Puerto Rico. Concluyó que el derecho propietario sobre una marca en Puerto Rico se obtiene por el uso y no por el registro. Añadió que existía una probabilidad de confusión entre la marca registrada por Arribas y la de AHP. Por lo tanto, declaró con lugar la petición de cancelación del registro núm. 43,034 a favor de Arribas y ordenó la continuación del procedimiento administrativo para la inscripción de la marca Sonata a favor de AHP.

De esa resolución acudió Arribas al Tribunal de Apelaciones, que confirmó la determinación administrativa. Dicho foro fundamentó su decisión en un análisis de la probabilidad de confusión entre las marcas.

Inconforme aún, Arribas acude ante nos. Señala que erró el Tribunal de Apelaciones al enfocarse sobre la probabilidad de confusión¹ y que la verdadera controversia estriba en quién tiene mejor derecho sobre la marca Sonata en Puerto Rico. Expedido el auto y con el beneficio de la comparecencia de las partes, resolvemos.

II.

A.

En Puerto Rico la protección del derecho de marcas se encuentra consagrada en la Ley de Marcas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991, 10 LPRA sec. 171 et seq.

(en adelante Ley de Marcas). Conforme a esta ley, una marca es "todo signo o medio que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios de otra persona", 10 LPRA sec. 171.

En cuanto a la adquisición del derecho propietario sobre una marca, la Ley de Marcas dispone:

Artículo 3 -Derecho a la marca.—

1. El derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.

2. Sin embargo, el usuario anterior de una marca podrá reclamar al Secretario la cancelación de una marca registrada que pueda crear confusión con la suya siempre que ejercite la reclamación antes de que transcurran cinco (5) años desde el registro de la marca. 10 LPRA sec. 171a.

   Mediante esta sección se reconoce la existencia de un derecho propietario sobre la marca a raíz de la inscripción de ésta en el Registro de Marcas del Departamento de Estado. No obstante, ese derecho está condicionado a que el registro se efectúe válidamente y, además, sucumbirá ante la reclamación oportuna por parte de quien tiene mejor derecho sobre la marca por haberla usado con anterioridad. Nuestra Ley de Marcas, por lo tanto, combina "el derecho nacido por el uso con el derecho constituido con el registro". Informe Conjunto de las Comisiones de Cooperativismo, Comercio y Fomento Industrial y de lo Jurídico sobre el P.

   del S. 995, de 19 de junio de 1991.

   Así como la Ley de Marcas permite que se adquiera una marca por su inscripción -sujeto a las condiciones ya señaladas-, también admite que se registren marcas que no se hayan usado previo a la presentación de la solicitud. A esos efectos, en el Art. 4 de la Ley de Marcas de Puerto Rico, en que se exponen los requisitos para registrar una marca, se incluye:

3. Facsímiles de la marca, tal como se usa o se usará en el comercio en la forma y cantidad que mediante reglamentación disponga el Secretario. 10 LPRA sec. 171b.

   Además del texto mismo del artículo, del historial legislativo se desprende que la intención legislativa era permitir el registro de una marca que aún no se ha utilizado en el comercio:

   Otra de las áreas atendidas por la nueva Ley es la protección de marcas no usadas en el mercado. Esto permite el registro de una marca por una persona antes de usarla. Este beneficio protege la marca de apropiación por competidores desleales en la delicada etapa de desarrollo de un producto o servicio para lanzarlo al mercado. Informe Conjunto, supra.

   Ahora bien, al registrarse una marca con o sin uso previo, el proponente debe cumplir con varios requisitos. El citado Art. 4 de la Ley de Marcas de Puerto Rico, 10 LPRA sec. 171b, incluye los requisitos formales para solicitar el registro. El Art. 5, 10 LPRA sec.

   171c, de otra parte, enumera una serie de prohibiciones que afectan la posibilidad de registrar una marca. Conforme a dicha sección, no se puede registrar, entre otras: una marca que sea idéntica a otra marca ya inscrita o conocida, que pertenezca a otro y que se use en productos o servicios de las mismas propiedades descriptivas o que tanto se asemeje a la marca del otro que sea muy probable que ocasione confusión o equivocación en la mente del público o dé lugar a engaño de los compradores, 10 LPRA sec. 171c(a)(7).

   Ese impedimento implica una protección a los consumidores, por cuanto el enfoque de la sección es evitar que el público se confunda en cuanto al origen del producto que identifica la marca. Véanse, Garriga Trad. Co. v. Century Pack Corp., 107 DPR 519, 524-526 (1978), Beléndez Solá, Inc. v. Rivera, 102 DPR 276, 278 (1974) (ambos interpretando disposición análoga en la Ley de Marcas de 1923). Ello conlleva una protección a los usuarios originales de una marca, aunque no la hayan registrado, ya que se impide el registro de una marca similar a la ya utilizada y que pueda ocasionar confusión. Al leer este artículo en conjunto con el que otorga un derecho propietario a quien registre válidamente, Art. 2 de la Ley de Marcas de Puerto Rico, supra, queda claro que ese derecho propietario sólo será posible si no hay un usuario previo de esa misma marca. En caso de haber un usuario previo, éste tendrá mejor derecho sobre la marca. Incluso, su mera presencia debe imposibilitar el registro de la marca a nombre de otro, siempre que exista una probabilidad de confusión.

   Luego de finalizados los trámites que prescribe la ley, véanse 10 LPRA sec. 171b a 171f, e inscrita ya la marca, su titular tendrá a su disposición varios mecanismos de protección. Así, el titular registral de...