Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 30 de Noviembre de 2007 - 172 DPR 615
| Emisor | Tribunal Supremo |
| Número del caso | CC-2006-717 |
| DTS | 2007 DTS 212 |
| TSPR | 2007 TSPR 212 |
| DPR | 172 DPR 615 |
| Fecha de Resolución | 30 de Noviembre de 2007 |
Certiorari
2007 TSPR 212
172 DPR 615, (2007)
172 D.P.R. 615 (2007), Federation des Ind. v. Ebel, 172:615
2008 JTS 4 (2008)
2007 DTS 212 (2007)
Número del Caso: CC-2006-717
Fecha: 30 de noviembre de 2007
Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de San Juan
Juez Ponente: Hon. Dolores Rodríguez de Oronoz
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcda. Cristina Arenas Solís
Lcdo. Federico Calaf Legrand
Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. Arturo Pérez-Guerrero
Derecho Administrativo, Revisión Administrativa, Registro de Marcas, el Departamento de Estado actuó de forma arbitraria e irrazonable al evaluar la prueba desfilada y efectuar conclusiones de derecho que distan de ser correctas. No aplicó correctamente la normativa aplicable al analizar si una marca es "primarily geographically deceptively misdescriptive".
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2007
El 4 de diciembre de 2003, Ebel International Limited presentó, ante la División de Marcas de Fábrica del Departamento de Estado, una solicitud para el registro de la marca "Ebel Paris & Diseño" en la clase internacional número 3. Ebel International, compañía dedicada a la producción de maquillaje, preparaciones cosméticas, perfumería, productos para el cuidado personal, corporal y facial, está incorporada en la isla de Bermuda, es subsidiaria y la tenedora de las marcas del grupo corporativo Belcorp. A su vez, Belcorp es la corporación internacional encargada de la orientación estratégica, lanzamiento, publicidad y acceso a nuevos mercados de dichos productos, con sede en la ciudad de Lima, Perú.
El Departamento de Estado aprobó, preliminarmente, la solicitud de registro de la marca y el edicto correspondiente fue publicado el 27 de diciembre de 2003 en un periódico de circulación general en Puerto Rico.
La Federation des Industries de la Perfumerie (en adelante, FIP)1 presentó una oposición a la solicitud de registro de la marca Ebel Paris, bajo el fundamento que ésta era geográficamente descriptiva, constituía una designación de origen falsa y por ende, era engañosa. A tales efectos, señaló que Ebel International es una corporación registrada en la isla de Bermuda y no en Paris. A su juicio, la alusión a Paris en el nombre pretendía vincular engañosamente el producto con la ciudad de Paris porque ésta es un lugar reconocido mundialmente por la calidad de los perfumes y productos de belleza producidos allí.
Ebel International formuló su contestación, arguyendo que Ebel Paris no es ni un nombre ni un término geográfico indicativo de la procedencia de los productos. No obstante lo anterior, sostuvo que tampoco constituía una designación de origen engañosa debido a que una subsidiaria de Belcorp, conocida como Ebel Internacional France, está localizada en Paris, Francia y contrata allí todo lo relativo a la elaboración, fabricación y suministro de los productos que llevan la marca Ebel Paris; por lo cual, el componente geográfico de la marca coincide con el lugar de procedencia de los productos y no existe una posibilidad de engaño al consumidor.
Por su parte, la FIP indicó que las oficinas centrales de Ebel International no están ubicadas en Paris ni sus productos son manufacturados en dicha Ciudad. Además, señaló que la ubicación de las oficinas de una subsidiaria era irrelevante al evaluar el origen geográfico de un producto, ya que lo determinante era el domicilio del solicitante y no el lugar de donde proceden los productos, y en éste caso, Ebel International estaba sita en Bermuda.
Nuevamente, Ebel International reiteró que sus productos eran manufacturados en Francia y por tanto, la marca no era engañosa. La vista en su fondo fue celebrada el 29 de marzo de 2005. El único testigo fue Ángel Acevedo Villalba, gerente corporativo de marcas y proyectos internacionales de Belcorp.
El 6 de junio de 2005, la FIP presentó un escrito urgente informándole al Departamento de Estado que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (U.S. Patent and Trademark Office, en adelante PTO) había denegado la solicitud de registro de la marca Ebel Paris presentada por Ebel International. Ésta, a su vez, replicó y expuso que la alegada denegatoria no era una determinación final sino preliminar, y su solicitud podría ser aprobada una vez se subsanara cualquier deficiencia identificada por dicha oficina.
El 7 de noviembre de 2005, el oficial examinador rindió su informe. Determinó que, en vista de que los productos de la marca Ebel Paris no provenían de la ciudad de París, la marca era engañosa en cuanto al origen de los productos. En consecuencia, recomendó se declarara con lugar la oposición presentada por la FIP y se denegara la solicitud de registro de la marca Ebel Paris. El Departamento de Estado, mediante resolución de 15 de noviembre de 2005, acogió la recomendación del oficial examinador y rechazó la solicitud para el registro de la marca Ebel Paris.
Denegada su moción de reconsideración, e inconforme con la denegatoria de su solicitud de marca, Ebel International recurrió ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de la resolución emitida por el Departamento de Estado. Adujo que dicho foro erró al concluir que el significado primario de la marca Ebel Paris, la cual se trataba de una marca compuesta, era el de una localización geográfica generalmente conocida. Además, planteó que el foro recurrido incidió al no concederle el peso necesario al hecho que los productos marca Ebel Paris tienen contactos suficientes con la ciudad de Paris.
El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida. Concluyó que la marca Ebel Paris era una marca compuesta y geográficamente engañosa. Tomando en cuenta que Ebel International es una compañía sita en Bermuda y es una subsidiaria de Belcorp, ubicada en Perú, el tribunal concluyó que no tenía contactos suficientes con Paris. Igualmente, indicó que la existencia de una compañía subsidiaria en Francia no demostraba los contactos necesarios para justificar el uso del término Paris en la marca, razón por la cual, determinó que la marca Ebel Paris resultaba engañosa y podía generar confusión en la mente de los consumidores en torno al origen de los productos.
De tal decisión, Ebel Internacional recurrió ante este Tribunal --vía certiorari-- alegando que el Tribunal de Apelaciones incidió al concluir que:
...el significado de Ebel Paris es Paris y por ende la marca es geográficamente engañosa;
...la marca Ebel Paris no tiene contactos suficientes con la ciudad de Paris bajo el fundamento que Ebel France es una subsidiaria de Belcorp, corporación sita en Perú, y los productos marca Ebel Paris no son manufacturados en la ciudad de Paris.
Expedimos
el recurso. Con el beneficio de la comparecencia de la partes, procedemos a resolver.
La Ley de Marcas de Fábrica, Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991, 10 L.P.R.A.
§171 et. Seq. (en adelante, Ley de Marcas), define una marca como "todo signo o medio que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios de otra persona." Una marca de fábrica persigue distinguir los productos del solicitante de otros productos en el mercado. Para cumplir dicho propósito, es necesario que la marca sea característica de los productos y los identifique como únicos en el mercado.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de Marcas, el derecho sobre una marca se adquiere por el registro válido de ésta en el Departamento de Estado. Artículos 3 y 4 de la Ley de Marcas, 10 L.P.R.A. §171a y 171b. Sin embargo, en Arribas & Associates v. American Home Products, res. 14 de septiembre de 2005, 2005 TSPR 128, al interpretar el Artículo 3(b) de la Ley de Marcas, aclaramos que las marcas también se pueden adquirir por su uso. Como resultado de ello, el registro de una marca "sucumbirá ante la reclamación oportuna de quien tiene mejor derecho sobre la marca por haberla usado con anterioridad", aun cuando éste no la haya registrado. Igual norma ha sido establecida a nivel federal. Véase, entre otros, Allard Enterprises, Inc.
V. Advanced Programming Resources, Inc., 249 F.2d 564 (6th Cir. 2001), Veryfine Products, Inc. v. Colón Brothers, Inc., 799 F.Supp. 240 (D. P.R. 1992).
Anteriormente, hemos señalado que existen diversos tipos de marcas que, dependiendo si son distintivas o no, son susceptibles de ser registradas. En Posadas de Puerto Rico v. Sands Hotel, 131 D.P.R. 21 (1992), distinguimos cuatro categorías de marcas, comenzando desde las inherentemente distintivas --y por tanto siempre registrables-- hasta las que de ordinario no son registrables como marcas por no ser distintivas, a saber: (1) las arbitrarias o imaginables, (2) las sugestivas, (3) las descriptivas y (4) las genéricas.
Las marcas arbitrarias o imaginables no guardan relación alguna con el producto que identifican. Por un lado, las marcas imaginables emplean palabras inventadas por el comerciante que no existen en nuestro lenguaje porque carecen de definición en los diccionarios, tal como lo serían las marcas Xerox y Kodak. De otra parte, las marcas arbitrarias consisten de palabras comunes u ordinarias utilizadas para representar ciertos productos aun cuando no existe relación alguna entre el producto y el nombre de la marca, tal como el uso de Dove (ave) o Ivory (color) en referencia a jabones. La marca arbitraria no describe cualidades del producto. Posadas de Puerto Rico v. Sands Hotel, ante.
Por otro lado, las marcas...
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